Pan American Grain Manufacturing Co. Inc v. Registro De Marcas Y Nombres Comerciales

CourtTribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
DecidedJune 27, 2024
DocketKLRA202400201
StatusPublished

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Pan American Grain Manufacturing Co. Inc v. Registro De Marcas Y Nombres Comerciales, (prapp 2024).

Opinion

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL X

PAN AMERICAN GRAIN Revisión MANUFACTURING CO., INC. Administrativa procedente del Recurrente Departamento de Estado, Registro de Marcas y Nombres KLRA202400201 Comerciales

v. Marca: NURISH

Registro Núm.: 218569 REGISTRO DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES Número de DEL DEPARTAMENTO DE presentación: ESTADO DE PUERTO RICO 222219-29-0

Recurrido Sobre: Rechazo indebido a declaración de primer uso de marca registrada

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2024.

Comparece Pan American Grain Manufacturing Co., Inc. (Pan

American o recurrente) mediante Recurso de Revisión de Decisión

Administrativa presentado el 16 de abril de 2024, y nos solicita la

revisión de la Acción Final emitida el 12 de febrero de 2024, por el

Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de

Estado del Gobierno de Puerto Rico (Registro de Marcas o recurrido).

Mediante el aludido dictamen, el Registro de Marcas rechazó una

Declaración de Primer Uso de la marca “NURISH” presentada por Pan

American.

Por los fundamentos que exponemos a continuación,

revocamos la Acción Final recurrida.

Número Identificador SEN2024 _________ KLRA202400201 2

I.

Según surge del expediente apelativo, el 3 de octubre de 2017,

Pan American presentó ante el Registro de Marcas una Solicitud de

Registro de Marca1, con número de presentación 222219-29-0, a los

fines de registrar la marca “NURISH”, bajo la clase 29, destinada a

su uso futuro. Luego de varios trámites, la marca quedó registrada

con el número de registro 2185692.

Posteriormente, el 5 de octubre de 2020, Pan American

presentó una Solicitud de Prórroga para Presentar Declaración de

Uso3. En esta, adujo que el término de tres (3) años para presentar

la declaración de uso, según dispuesto por el Artículo 4(B) de la Ley

de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, vencía el 5 de octubre de

2020. Asimismo, adujo tener un interés genuino de utilizar la marca

en el comercio de Puerto Rico, por lo que solicitó se extendiera el

término para presentar la declaración de uso por un (1) año.

El 15 de octubre de 2020, el Registro de Marcas notificó a la

recurrente que la Solicitud de Prórroga para Presentar Declaración de

Uso había sido aceptada4.

Seguidamente, el 4 de octubre de 2021, Pan American

presentó Declaración de Primer Uso5, en la que informó, bajo pena

de perjurio, que la fecha de primer uso de la marca “NURISH” en el

comercio fue el 1 de mayo de 2018 e incluyó fotografías del producto.

El 21 de noviembre de 2022, el Registro de Marcas notificó a

la recurrente la primera Acción Administrativa para Declaración de

Primer Uso6, en la que indicó que el registro de la marca no procede

debido a lo siguiente:

La fecha de primer uso resulta ser una fecha anterior a la prórroga solicitada (5 de octubre de 2020) y donde declaró bajo pena de perjurio que a esa fecha aún no

1 Apéndice del recurso, págs. 1-2. 2 Apéndice del recurso, pág. 14. 3 Apéndice del recurso, pág. 18. 4 Apéndice del recurso, pág. 20-21. 5 Apéndice del recurso, pág. 24-28. 6 Apéndice del recurso, págs. 29-33. KLRA202400201 3

había utilizado la marca. Tal y como establece la Regla 41, el Solicitante tenía un (1) año para acreditar que comenzó y está utilizando la Marca en el comercio dentro de este término adicional.

El Solicitante debe aclarar la fecha de Primer Uso ya que la fecha de 1 de mayo de 2018 no es posible. La fecha de primer uso debe ser posterior a la Solicitud de la Prórroga y dentro de la misma, tal y como establece el Reglamento. La otra alternativa es presentar una enmienda a la solicitud con el fin de incluir una fecha de uso previo a la presentación.

[…]7 (Énfasis en el original)

Inconforme, el 22 de mayo de 2023, Pan American presentó

Respuesta a la Acción Administrativa8. Alegó que la interpretación

de la Regla 41 del Reglamento de Procedimientos del Registro de

Marcas del Departamento de Estado (Reglamento 8075) es errada,

debido a que la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según

enmendada, conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto

Rico (Ley Núm. 169-2009)9 y su Reglamento, solo exige que se

presente prueba que acredite que se comenzó a utilizar la marca en

el mercado.

El 30 de mayo de 2023, el Registro de Marcas emitió una

Segunda Acción Administrativa para Declaración de Primer Uso10, y

reiteró su determinación. En específico, sostuvo que la fecha de

primer uso debe ser posterior a la prórroga solicitada.

Posteriormente, el 28 de agosto de 2023, Pan American

presentó su segunda Respuesta a la Acción Administrativa11, la cual

fue rechazada por el Registro de Marcas12.

El 6 de septiembre de 2023, el Registro de Marcas emitió una

Tercera Acción Administrativa para Declaración de Primer Uso 13, en

la que sostuvo que el registro de la marca no procede. Añadió que

7 Apéndice del recurso, pág. 31. 8 Apéndice del recurso, págs. 38-65. 9 10 LPRA sec. 223 et seq. 10 Apéndice del recurso, págs. 66-70. 11 Apéndice del recurso, págs. 71-100. 12 Apéndice del recurso, págs. 101-103. 13 Apéndice del recurso, págs. 104-108. KLRA202400201 4

los argumentos presentados por la recurrente son errados en

derecho y no satisficieron al Oficial Examinador.

Luego de una solicitud de prórroga autorizada14, el 5 de

febrero de 2024, Pan American presentó respuesta15 a la Tercera

Acción Administrativa para Declaración de Primer Uso. En esta,

señaló que el Oficial Examinador del Registro de Marcas no presentó

evidencia, análisis ni fundamento en derecho para justificar su

conclusión.

Así las cosas, el 12 de febrero de 2024, el Registro de Marcas

emitió una Acción Final16, mediante la cual denegó la declaración de

primer uso. En lo pertinente, concluyó como sigue:

En sus respuestas a las tres acciones administrativas el Solicitante hace una interpretación errónea del Reglamento para sostener que la fecha de primer uso del 1 de mayo de 2018 es hábil. A este Oficial Examinador no le satisfacen los argumentos del Solicitante y de ser hábil esa fecha entonces la aprobación de la prórroga fue otorgada sin justa causa y no procedía la misma.

En desacuerdo con lo resuelto, el 4 de marzo de 2024, Pan

American presentó Solicitud de Reconsideración17. El Registro de

Marcas no tomó acción alguna con relación a la solicitud

presentada, por lo que se entiende que fue rechazada de plano.

Insatisfecho aún, el 16 de abril de 2024, Pan American

presentó el recurso de epígrafe, en el que formuló los siguientes

señalamientos de error:

A. ERRÓ EL REGISTRO DE MARCAS Y ACTUÓ DE FORMA ULTRA VIRES AL INTERPRETAR ERRÓNEA Y RESTRICTIVAMENTE LA LEY DE MARCAS Y SU REGLAMENTO, A LOS EFECTOS DE QUE, CUANDO SE SOLICITA UNA PRÓRROGA PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE PRIMER USO DE UNA MARCA SOLICITADA SIN USO, LA FECHA DE PRIMER USO NO PUEDE SER ANTERIOR A LA FECHA EN QUE SE SOLICITÓ LA PRÓRROGA.

B. ERRÓ EL REGISTRO DE MARCAS AL INCUMPLIR CON SU DEBER DE REEXAMINACIÓN CADA VEZ QUE PAN AMERICAN PRESENTÓ RESPUESTAS A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR EL EXAMINADOR,

14 Apéndice del recurso, págs. 109-114. 15 Apéndice del recurso, págs. 115-139. 16 Apéndice del recurso, págs. 143-146. 17 Apéndice del recurso, págs. 147-165. KLRA202400201 5

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