EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Arribas & Associates, Inc.
Peticionaria Certiorari v. 2005 TSPR 128 American Home Products Corp. 165 DPR ____ Recurrido
Número del Caso: CC-2003-939
Fecha: 14 de septiembre de 2005
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional I de San Juan
Juez Ponente:
Hon. Carlos Rodríguez Muñiz
Abogados de la Parte Peticionario:
Lcda. Wilma I. Cadilla Vázquez Lcdo. Jorge R. Quintana Lajara
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Alejandro J. Cacho Lcdo. Federico Calaf Legrand
Materia: Revisión Administrativa Procedente del Departamento de Asuntos del Consumidor
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. CC-2003-939 Certiorari
American Home Products Corp.
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2005.
El presente recurso nos permite determinar
quién tiene mejor derecho sobre una marca: una
compañía que la registró primero en el Registro de
Marcas del Departamento de Estado del Estado Libre
Asociado pero que no la ha usado, o un titular
registral federal posterior, que fue quien antes la
utilizó en el comercio en Estados Unidos y en Puerto
Rico.
I.
En febrero de 1997, la recurrida American Home
Products (en adelante AHP) solicitó a la Oficina de
Patentes y Marcas de Estados Unidos la inscripción
de la marca Sonata. Dicha solicitud se hizo con la CC-2003-939 2
intención bona fide de usar la marca en productos
farmacéuticos para el insomnio.
Tras comenzar a usar Sonata en el comercio
interestatal de Estados Unidos en febrero de 1998, AHP
obtuvo el registro de la marca en junio de ese mismo año.
De otra parte, en mayo de 1998, Arribas &
Associates, Inc. (en adelante Arribas) solicitó al
Departamento de Estado de Puerto Rico que registrara a su
favor la marca “Sonata Sleeping Aid Medicine”. La
solicitud del registro se hizo sin haber usado la marca
previamente en el comercio, pero con la intención de
usarla para un producto farmacéutico para el insomnio.
Tras ciertos trámites, el Departamento de Estado
finalmente registró la marca Sonata a favor de Arribas
mediante el registro núm. 43,034.
En agosto de 1999, AHP expandió su uso de la marca
a Puerto Rico. En esa fecha comenzó a venderle el
producto Sonata a diversas farmacias del país.
Así las cosas, en marzo del 2000, AHP presentó al
Departamento de Estado una petición de cancelación del
registro núm. 43,034, el registro de la marca Sonata a
favor de Arribas. En su petición, AHP señaló que había
registrado la misma marca, para el mismo tipo de
producto, en el registro federal de la Oficina de
Patentes y Marcas. Adujo, además, que había usado la
marca mucho antes que Arribas y que había invertido
considerables sumas de dinero en la publicidad y CC-2003-939 3
promoción del producto. Expuso que de permitirse la
coexistencia de ambas marcas, los consumidores se
confundirían y podrían adquirir el producto que en su día
mercadeara Arribas como si fuera el de AHP. Un tiempo
después, AHP también solicitó al Departamento de Estado
que registrara la marca Sonata a su favor.
Luego de ciertos trámites procesales, el
Departamento de Estado celebró una vista para dilucidar
el asunto de la cancelación. En esa vista AHP aportó
prueba documental y testifical. Arribas presentó una
estipulación de las partes sobre la existencia del
registro núm. 43,034 en el Departamento de Estado,
registro objeto de cancelación.
Como resultado de esa vista, la agencia determinó
que no había evidencia de uso alguno de la marca por
parte de Arribas, que AHP había usado la marca en Estados
Unidos previo al registro por parte de Arribas e,
incluso, que luego de éste, AHP había sido el primer
usuario de la marca en Puerto Rico. Concluyó que el
derecho propietario sobre una marca en Puerto Rico se
obtiene por el uso y no por el registro. Añadió que
existía una probabilidad de confusión entre la marca
registrada por Arribas y la de AHP. Por lo tanto,
declaró con lugar la petición de cancelación del registro
núm. 43,034 a favor de Arribas y ordenó la continuación
del procedimiento administrativo para la inscripción de
la marca Sonata a favor de AHP. CC-2003-939 4
De esa resolución acudió Arribas al Tribunal de
Apelaciones, que confirmó la determinación
administrativa. Dicho foro fundamentó su decisión en un
análisis de la probabilidad de confusión entre las
marcas.
Inconforme aún, Arribas acude ante nos. Señala que
erró el Tribunal de Apelaciones al enfocarse sobre la 1 probabilidad de confusión y que la verdadera
controversia estriba en quién tiene mejor derecho sobre
la marca Sonata en Puerto Rico. Expedido el auto y con
el beneficio de la comparecencia de las partes,
resolvemos.
II.
A.
En Puerto Rico la protección del derecho de marcas
se encuentra consagrada en la Ley de Marcas del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 63 de 14 de
agosto de 1991, 10 LPRA sec. 171 et seq. (en adelante Ley
de Marcas). Conforme a esta ley, una marca es “todo
signo o medio que sirva para distinguir en el mercado
productos o servicios de una persona, de productos o
servicios de otra persona”, 10 LPRA sec. 171.
En cuanto a la adquisición del derecho propietario
sobre una marca, la Ley de Marcas dispone:
1 Arribas incluso expresa que ambas marcas son idénticas y van dirigidas al mismo tipo de producto y que “las partes no han argumentado en contra de la probabilidad de confusión entre sus marcas”. Certiorari, pág. 8. CC-2003-939 5
Artículo 3 –Derecho a la marca.—
A. El derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.
B. Sin embargo, el usuario anterior de una marca podrá reclamar al Secretario la cancelación de una marca registrada que pueda crear confusión con la suya siempre que ejercite la reclamación antes de que transcurran cinco (5) años desde el registro de la marca. 10 LPRA sec. 171a.
Mediante esta sección se reconoce la existencia de
un derecho propietario sobre la marca a raíz de la
inscripción de ésta en el Registro de Marcas del
Departamento de Estado. No obstante, ese derecho está
condicionado a que el registro se efectúe válidamente y,
además, sucumbirá ante la reclamación oportuna por parte
de quien tiene mejor derecho sobre la marca por haberla
usado con anterioridad. Nuestra Ley de Marcas, por lo
tanto, combina “el derecho nacido por el uso con el
derecho constituido con el registro”. Informe Conjunto
de las Comisiones de Cooperativismo, Comercio y Fomento
Industrial y de lo Jurídico sobre el P. del S. 995, de 19
de junio de 1991.
Así como la Ley de Marcas permite que se adquiera
una marca por su inscripción –sujeto a las condiciones ya
señaladas-, también admite que se registren marcas que no
se hayan usado previo a la presentación de la solicitud.
A esos efectos, en el Art. 4 de la Ley de Marcas de CC-2003-939 6
Puerto Rico, en que se exponen los requisitos para
registrar una marca, se incluye:
C. Facsímiles de la marca, tal como se usa o se usará en el comercio en la forma y cantidad que mediante reglamentación disponga el Secretario. 10 LPRA sec. 171b.
Además del texto mismo del artículo, del historial
legislativo se desprende que la intención legislativa era
permitir el registro de una marca que aún no se ha
utilizado en el comercio:
Otra de las áreas atendidas por la nueva Ley es la protección de marcas no usadas en el mercado. Esto permite el registro de una marca por una persona antes de usarla. Este beneficio protege la marca de apropiación por competidores desleales en la delicada etapa de desarrollo de un producto o servicio para lanzarlo al mercado. Informe Conjunto, supra.
Ahora bien, al registrarse una marca con o sin uso
previo, el proponente debe cumplir con varios requisitos.
El citado Art. 4 de la Ley de Marcas de Puerto Rico, 10
LPRA sec. 171b, incluye los requisitos formales para
solicitar el registro. El Art. 5, 10 LPRA sec. 171c, de
otra parte, enumera una serie de prohibiciones que
afectan la posibilidad de registrar una marca. Conforme
a dicha sección, no se puede registrar, entre otras: una
marca que sea idéntica a otra marca ya inscrita o
conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos
o servicios de las mismas propiedades descriptivas o que
tanto se asemeje a la marca del otro que sea muy probable
que ocasione confusión o equivocación en la mente del CC-2003-939 7
público o dé lugar a engaño de los compradores, 10 LPRA
sec. 171c(a)(7).
Ese impedimento implica una protección a los
consumidores, por cuanto el enfoque de la sección es
evitar que el público se confunda en cuanto al origen del
producto que identifica la marca. Véanse, Garriga Trad.
Co. v. Century Pack Corp., 107 DPR 519, 524-526 (1978),
Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 DPR 276, 278 (1974)
(ambos interpretando disposición análoga en la Ley de
Marcas de 1923). Ello conlleva una protección a los
usuarios originales de una marca, aunque no la hayan
registrado, ya que se impide el registro de una marca
similar a la ya utilizada y que pueda ocasionar
confusión. Al leer este artículo en conjunto con el que
otorga un derecho propietario a quien registre
válidamente, Art. 2 de la Ley de Marcas de Puerto Rico,
supra, queda claro que ese derecho propietario sólo será
posible si no hay un usuario previo de esa misma marca.
En caso de haber un usuario previo, éste tendrá mejor
derecho sobre la marca. Incluso, su mera presencia debe
imposibilitar el registro de la marca a nombre de otro,
siempre que exista una probabilidad de confusión.
Luego de finalizados los trámites que prescribe la
ley, véanse 10 LPRA sec. 171b a 171f, e inscrita ya la
marca, su titular tendrá a su disposición varios
mecanismos de protección. Así, el titular registral de
una marca puede interponer una acción en daños, CC-2003-939 8
interdicto u orden de incautación contra cualquier
persona que, sin su consentimiento, utilice o intente
utilizar la marca en el comercio de Puerto Rico, 10 LPRA
sec. 171w. Además puede obtener órdenes provisionales ex
parte ordenando el cese del uso de la marca hasta que se
ventile el caso y órdenes ex parte, y sin previo pago de
fianza, para el embargo preventivo e incautación de los
artículos a los que el infractor hubiese adherido la
marca, 10 LPRA sec. 171x.
No obstante, aún cuando se ha efectuado ya el
registro de una marca, éste puede resultar objeto de una
solicitud de cancelación. A esos efectos, el Art. 19 de
la Ley de Marcas de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 171q,
establece que una persona que se considere perjudicada
por el registro de una marca podrá solicitar su
cancelación presentando un escrito al Secretario. Si al
momento de presentar la solicitud ya han transcurrido más
de cinco (5) años desde el registro de la marca, la
cancelación sólo procederá si está presente uno de los
fundamentos esbozados en el Art. 19, supra, a saber: (1)
abandono de la marca, (2) un registro realizado en
contravención a las disposiciones de la ley, (3)
advenimiento de la marca en el nombre genérico del
producto o servicio para el cual se usa, (4) uso del
registro por o con permiso del titular registral de forma
que causa confusión sobre la naturaleza, calidad,
características o procedencia geográfica del producto o CC-2003-939 9
servicio para el cual se usa y (5) un registro obtenido
mediante dolo.
Distinto es el caso cuando la solicitud de
cancelación se presenta dentro del término de cinco (5)
años desde el registro de la marca. En ese caso no se
limitan las razones por las que procede la cancelación,
siendo entonces posible que se cancele una marca por las
razones enumeradas arribas o por cualquier otra que
indique que el titular registral de una marca no tiene
derecho a ésta.
Buena parte de las secciones reseñadas de la Ley de
Marcas constituye una innovación en el ámbito jurídico
puertorriqueño. Nuestra anterior ley de marcas, la Ley
núm. 66 de 28 de julio de 1923, que fue derogada al
aprobarse la actual Ley de Marcas, no definía el concepto
de la marca, ni disponía cómo éstas se adquirían. De ahí
que en Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 DPR 313, 321
(1980), nos viéramos precisados a proveer una definición.
En ese mismo caso, y utilizando la jurisprudencia
norteamericana sobre el derecho de marcas como altamente
persuasiva, también dispusimos que el derecho propietario
sobre una marca se adquiría por su uso. Id, a la pág.
324. Reiteramos dicha conclusión en Posadas de P.R. v.
Sands Hotel, 131 DPR 21, 35 (1992), caso en que también
se analizaba una controversia surgida mientras estaba
vigente la Ley de Marcas de 1923. Nuestras expresiones
en esos casos, por lo tanto, deben enmarcarse en el CC-2003-939 10
contexto de la anterior ley de marcas, y en la medida que
son incompatibles con las disposiciones de la nueva Ley
de Marcas, no deben aplicarse a ésta.
B.
En la esfera federal, el derecho de marcas se
encuentra cobijado por la Ley Lanham, 15 U.S.C.A. sec.
1051 et seq. Mediante dicha legislación, el Congreso
proveyó un esquema detallado para el registro de una
marca que se ha utilizado en el comercio interestatal o
en el comercio entre Estados Unidos y otra nación.2
Al aprobar la Ley Lanham, el Congreso quiso proteger
a los negocios en expansión. John R. Thompson Co. v.
Holloway, 366 F. 2d 108, 114-115 (Cir. 5, 1966). A esos
efectos, la ley provee a las marcas protección en todo
Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Véanse, 15
U.S.C.A. §1127 y 3 Thomas McCarthy, McCarthy on
Trademarks and Unfair Competition, §22:11 (4th Ed.). El
fin de esa amplia protección es fomentar la competencia y
2 Según definida por la Ley Lanham, la palabra comercio se refiere al comercio que puede ser regulado por el Congreso de los Estados Unidos. 15 U.S.C.A. sec. 1127. Por tanto, se trata del comercio entre los estados, con naciones extranjeras y con tribus indias, que es el comercio que la Constitución de Estados Unidos le permite reglamentar. Véase, Constitución de los E.U.A., Art. I, Sección 8, cláusula 3, recogida en 1 LPRA.
El uso en el comercio de las marcas al que se refiere la Ley Lanham significa una venta o la transportación de un producto en el comercio interestatal estadounidense o en el comercio de este país con naciones extranjeras. 3 Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 19:117 (4th Ed.). CC-2003-939 11
asegurar a un productor que podrá derivar los frutos de
su buena reputación, para de ese modo estimular el
control de calidad. Véase, Park ‘N Fly, Inc. v. Dollar
Park And Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1985).
Para viabilizar ese propósito, se facultó a la
Oficina de Patentes y Marcas a registrar marcas de
fábrica, 3 de servicio, colectivas y de certificación.
Véase, 15 U.S.C.A. § 1127. Ahora bien, el registrar una
marca no hace al solicitante dueño de ésta; la propiedad
sobre ella se adquiere por el uso y no por el registro.
Geoffrey, Inc. v. Toys ‘R Us (Nosotros Somos Los
Juguetes), Inc., 756 F. Supp. 661, 665 (D. Puerto Rico,
1991), 2 McCarthy, supra, § 16:18. No obstante, el
registro federal de una marca constituye evidencia prima
facie que dicho registro es válido, que la marca
pertenece al registrante federal y que éste tiene derecho
al uso exclusivo de la misma, 15 U.S.C.A. § 1115(a). 4
3 Una marca de fábrica se refiere a cualquier palabra, nombre, símbolo o artefacto o cualquier combinación de ellos que: (1) identifique y distinga el bien de una persona, incluyendo un producto único, de los manufacturados o vendidos por otras personas y (2) para indicar la fuente de los bienes, aun cuando dicha fuente sea desconocida. Para cumplir con la definición provista por la Ley Lanham, además de lo anterior, la marca debe ser utilizada por una persona o ser objeto de una solicitud de inscripción en el registro principal basada en la intención bona fide de uso de la marca. 15 U.S.C.A. § 1127. Las definiciones de los otros tipos de marcas se encuentran en esa misma sección. 4 Luego que el derecho a usar la marca registrada se ha tornado inatacable, el registro se convierte en evidencia concluyente que es válido, que la marca CC-2003-939 12
Además, la Ley Lanham confiere otros importantes derechos
y beneficios a los que cumplen con sus disposiciones y
registran sus marcas federalmente. Brittingham v.
Jenkins, 914 F. 2d 447, 452 (Cir. 4, 1990).
Precisamente porque el registro no crea el derecho a
la marca y porque éste nace de su uso, para registrar una
marca con la Oficina de Patentes y Marcas resulta
indispensable que previo al registro el solicitante haya
usado la marca en el comercio. Véanse, 15 U.S.C.A. §
1051 (a) y (d), 3 McCarthy, supra, § 19:1.1. Sin
embargo, ello no impide que una persona que aún no ha
utilizado la marca en el comercio, pero que tiene la
intención bona fide de hacerlo, solicite su registro. 15
U.S.C.A. § 1051 (b). Pero para que el registro de esa
marca se efectúe, será necesario que dicho solicitante,
dentro del término dispuesto por ley, acredite su uso en
el comercio en la forma ordenada. 15 U.S.C.A. § 1051
(d).5
Ahora bien, la presentación de una solicitud de
registro en la Oficina de Patentes y Marcas confiere al
solicitante, sujeto al registro de la marca, el beneficio
del “uso constructivo” de ésta a partir de la solicitud.
_____________________ pertenece al registrante federal y que éste tiene derecho al uso exclusivo de la misma. 15 U.S.C.A. § 1115 (b). 5 Una alternativa a ese proceso es que se enmiende la solicitud de registro para hacer constar que previo a ella la marca sí se había utilizado en el comercio. Véanse, 15 U.S.C.A. § 1051 (c) y 3 McCarthy, supra, § 19:13. CC-2003-939 13
15 U.S.C.A. § 1057 (c). Así, una vez se registre la
marca, se entenderá que su uso comenzó a la fecha en que
se presentó la solicitud. Se trata de una ficción de ley
que premia al que solicita el registro de una marca que
tiene la intención bona fide de utilizar, confiriéndole
prioridad de uso desde la fecha de solicitud, no obstante
el hecho de que su uso efectivo ocurrió con
posterioridad. Ese uso constructivo de la marca se
entenderá que ha ocurrido en todos los Estados Unidos.
Véanse, Emergency One, Inc. v. American Fire Eagle Engine
Co., Inc., 332 F. 3rd 264, 268-69 (Cir. 4, 2003), 4
McCarthy, supra, § 26:38. Es decir, la prioridad de uso
que confiere la solicitud de registro al amparo de la
sec. 1051 (b) de la Ley Lanham cubre la misma extensión
que la propia ley.
El beneficio del uso constructivo es de tal magnitud
que casi ha eclipsado otro privilegio que confiere la Ley
Lanham: el “aviso constructivo”. Id. Una vez se efectúa
el registro de una marca en la Oficina de Patentes y
Marcas, cualquier usuario posterior se da por notificado
que el registrante reclama ser el dueño de la marca.
Véase, 15 U.S.C.A. § 1072. El efecto neto de esa
disposición es que impide que una persona que pretende
usar la marca que otro ha registrado federalmente con
anterioridad reclame desconocer su existencia. Véanse, 4
McCarthy, supra, § 26:31-32, Thompson v. Holloway, supra.
Ello resulta importante porque una de las defensas que CC-2003-939 14
cobija a quien es acusado de infringir el derecho de un
registrante federal sobre una marca es que adoptó la
marca sin tener conocimiento del uso previo por parte del
titular federal y que la ha estado utilizando
ininterrumpidamente con anterioridad a la fecha de uso
constructivo de la marca federal. Véase, 15 U.S.C.A. §
1115 (b)(5). Esta defensa, sin embargo, sólo permitirá
al infractor mantener su marca en el área en que llevó a
cabo su uso previo y continuo. Véanse, Spartan Food
Systems, Inc. v. HFS Corporation, 813 F.2d 1279 (Cir. 4,
1987), Natural Footwear Limited v. Hart, Shaffner & Marx,
760 f.2d 1383 (Cir. 3, 1985), Mister Donut of America,
Inc. v. Mr. Donut, Inc., 418 F. 2d 838 (Cir. 9, 1969),
Burger King v. Hoots, 403 f.2d 904 (Cir. 7, 1968).
Un último aspecto de la Ley Lanham que para efectos
de este caso merece discusión es su relación con la
legislación estatal sobre marcas. La mayor parte de los
estados permite algún tipo de registro de las marcas
utilizadas dentro de ese estado. 3 McCarthy, supra, §
22:1. La Ley Lanham puede coexistir con las leyes de
los diferentes estados. No obstante, cuando en virtud de
una ley estatal se contraviene una disposición de la Ley
Lanham, opera una ocupación parcial del campo y se
invalida el efecto de la disposición estatal que conflige
con los preceptos de la Ley Lanham. Id, § 22:2, Spartan
v. HFS, supra. CC-2003-939 15
III.
AHP y Arribas ambas reclaman ser dueñas de la misma
marca: Sonata. AHP se ampara en su uso de la marca en el
comercio interestatal y reclama las protecciones que le
confiere la Ley Lanham a quienes registran sus marcas
según lo allí dispuesto. Arribas, por su parte, se
cobija en las disposiciones de nuestra nueva Ley de
Marcas, que permite apropiarse de una marca a través del
registro y registrar marcas que no se han utilizado y,
además, en el hecho que su fecha de registro aquí en
Puerto Rico es previa a la fecha del registro federal por
parte de AHP.6
Veamos las circunstancias particulares de este caso.
En febrero de 1997, AHP solicitó el registro federal de
la marca Sonata. En junio de 1998, cuando éste se
concedió, AHP obtuvo no sólo el beneficio del “aviso
constructivo”, mediante el cual se dan por notificados
todos los usuarios posteriores del registro federal de
AHP, sino también el beneficio del “uso constructivo”,
que implica que para efectos legales, se debe entender
6 Arribas también arguye que el registro federal que llevara a cabo AHP no puede tener efecto en Puerto Rico porque las marcas sólo reciben protección en determinada jurisdicción. Para ello se ampara en nuestra jurisprudencia anterior –Colgate-Palmolive, supra- y en casos federales que cita por su valor persuasivo. Los casos citados, sin embargo, son distinguibles del de autos, puesto que en ellos se buscaba protección en Puerto Rico o Estados Unidos para una marca utilizada en un país foráneo, como Venezuela, Francia o Italia. Además, el argumento de Arribas ignora la aplicabilidad de la Ley Lanahm a Puerto Rico. CC-2003-939 16
que AHP viene usando Sonata en todo el territorio al que
le aplica la Ley Lanham –en el que se incluye a Puerto
Rico- desde la fecha en que se solicitó su registro.
Véanse, 15 U.S.C.A. §1057 (c) y 1072, supra.
Mientras tanto, Arribas solicitó el registro de la
marca Sonata en el Departamento de Estado en mayo de
1998. Cuando se le concedió, por operación de ley se
retrotrajeron los efectos de la inscripción a la fecha de
su solicitud. Véase, 10 LPRA sec. 171e. Ante las
disposiciones de la nueva Ley de Marcas, Arribas pudo
obtener el registro de una marca que no había utilizado
y, mediante dicho registro, apropiarse de ella en el
mercado de Puerto Rico.
A pesar de la tensión latente entre esos dos
registros conflictivos, la controversia surge cuando
coinciden en un mismo mercado, es decir, cuando AHP
comienza a utilizar Sonata en Puerto Rico. 7 Luego de
ello, AHP solicitó la cancelación del registro de Sonata
a favor de Arribas en el Departamento de Estado.
A la luz del derecho antes expuesto, determinamos
que la verdadera propietaria de la marca Sonata es AHP.
Como se expresara anteriormente, al amparo de la
7 En la esfera federal se ha interpretado que aún cuando un registrante federal tenga un derecho superior al de otro usuario sobre una misma marca, la reclamación del primero no madura hasta que efectivamente comience a usar la marca en el territorio en que la utiliza el segundo. Véanse, Dawn Donut Co. v. Hart’s Food Stores, 267 F. 2d (Cir. 2, 1959) y 4 McCarthy, supra, § 26:33 y § 26:39. CC-2003-939 17
disposición de la Ley Lanham sobre uso constructivo, debe
entenderse que AHP ha usado la marca en Puerto Rico y en
los Estados Unidos desde febrero de 1997. De otra parte,
en el momento en que se registró la marca Sonata, se dio
aviso constructivo a todos los otros posibles usuarios de
que dicha marca ya había sido apropiada por el
registrante federal. Véase, 15 U.S.C.A. § 1072, supra.
En vista de que los beneficios antes expuestos se
desprenden del registro federal de una marca, quien se ve
afectado por ellos deberá probar alguna de las defensas
disponibles –notablemente, que es usuario previo de la
marca- o deberá atacar la validez misma del registro.
Para ello, sin embargo, deberá soportar el peso de la
prueba, pues el registro federal de una marca constituye
evidencia prima facie de que éste es válido, que el
registrante es el dueño de la marca y que tiene el
derecho exclusivo a usarla en el comercio. Véase, 15
U.S.C.A. § 1115(a), supra.
En este caso AHP presentó como prueba ante el
Departamento de Estado su registro federal de la marca
Sonata. Ante esa prueba, que no fue atacada de forma
alguna, la agencia administrativa determinó, como
cuestión de hecho, que AHP en efecto poseía un registro
federal para la marca Sonata, que dicho registro había
sido solicitado en febrero de 1997 y concedido en junio
de 1998. De esa determinación se desprendían
naturalmente las conclusiones de derecho recién CC-2003-939 18
expuestas: que para efectos legales AHP ha usado la marca
Sonata en el comercio de Estados Unidos y Puerto Rico
desde febrero de 1997 y que a partir de junio de 1998
cualquier usuario posterior de la marca está notificado
que su uso infringe el derecho del registrante federal.
Nos resta por determinar, únicamente, si ante la
presencia de un usuario anterior 8 que es dueño de un
registro federal de una marca, debe cancelarse el
registro de la misma marca en el Departamento de Estado
que obra a favor de una entidad diferente al registrante
federal y que jamás ha utilizado la misma. La conclusión
forzosa es que una vez el registrante federal en efecto
comienza a usar la marca en Puerto Rico, ante las
circunstancias antes descritas, procede la cancelación.
Resulta claro que por operación de la Ley Lanham,
debe entenderse que AHP comenzó a usar la marca antes que
Arribas efectuara el registro de Sonata en el
Departamento de Estado. De ahí que proceda la cancelación
tanto bajo el Art. 3 de nuestra Ley de Marcas –que
faculta al usuario anterior de una marca registrada por
otro a solicitar la cancelación de dicho registro dentro
de los cinco años de efectuado- como del Art. 19 –que
permite la cancelación del registro cuando éste se
efectúa contrario a las disposiciones de la ley, entre
las cuales se encuentra una prohibición de registrar una
8 En virtud del uso constructivo que confiere la Ley Lanham. CC-2003-939 19
marca que pertenezca a otro. Véanse, 10 LPRA sec. 171a y
sec. 171q.
En vista de lo anterior, fue correcta la
determinación del Tribunal de Apelaciones de confirmar la
decisión del Departamento de Estado de cancelar el
registro de la marca Sonata a favor de Arribas. Aun
cuando el Departamento de Estado erró al concluir que en
Puerto Rico no es posible apropiarse de una marca en
virtud de un registro válido y a pesar que ambos foros
obviaron discutir la relación y prioridad entre los
derechos de las partes, la solución a la que llegaron fue
correcta. Procede, por tanto, su confirmación.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el
dictamen del Tribunal de Apelaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se confirma el dictamen del Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo