ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL III
TOWER CABINETS, INC. APELACIÓN procedente del Parte Apelante Tribunal de Primera Instancia, Sala de KLAN202500317 Mayagüez
Caso Núm. v. MZ2024CV02151
Sobre: Violación de Derecho Marcario, Injunction CASA MODERNA, INC. Preliminar y Permanente; Daños y Parte Apelada Perjuicios
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Salgado Schwarz y el Juez Monge Gómez.
Monge Gómez, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2025.
Compareció ante este Tribunal la parte apelante, Towers Cabinets,
Inc. (en adelante, “Towers” o “Apelante”), mediante recurso de apelación
presentado el 14 de abril de 2025. Nos solicitó la revocación de la
Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
San Juan (en adelante, el “TPI”), el 15 de enero de 2025, notificada y
archivada en autos al día siguiente. Dicho dictamen fue objeto de una
“Moción de Reconsideración y en Oposición a Comparecencia
Especial en Solicitud de Desestimación” (en adelante, “Moción de
Reconsideración”) interpuesta por el Apelante, la cual fue declarada “No
Ha Lugar” el 6 de marzo de 2025.
Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma
la Sentencia apelada.
I.
El caso de epígrafe tuvo su inicio el 11 de diciembre de 2024, con la
presentación de una “Demanda Jurada” (en adelante, “Demanda”) por
parte de Towers en contra de Casa Moderna, Inc. (en adelante, “Casa
Moderna” o “Apelada”) sobre violación de derecho marcario, injunction
Número Identificador SEN2025_________________ KLAN202500317 2
preliminar y permanente y daños y perjuicios. Mediante la misma, alegó
que comenzó sus operaciones de venta de muebles y artículos de ferretería
bajo el nombre “Vanelys Kitchen”. Relató que, en junio de 2021, verificó
que el nombre comercial y la marca “Casa Moderna” estuviera disponible
en el sistema en línea de Registro de Marcas y Nombres Comerciales de
Puerto Rico y realizó múltiples búsquedas en plataformas de internet y
redes sociales tales como Google, Facebook e Instagram para conocer si
dicho nombre ya estaba siendo utilizado. Sostuvo que el 26 de agosto de
2021 comenzó a utilizar de manera ininterrumpida el nombre comercial y la
marca “Casa Moderna”, así como sus logotipos y variaciones en relación
con la venta de muebles y artículos de ferretería. Indicó que, desde dicha
fecha, ha realizado inversiones significativas para hacer crecer su empresa
y ha llevado a cabo extensos esfuerzos promocionales utilizando las
mencionadas marcas, lo que alegó le ha generado un alto grado de
reconocimiento y plusvalía tanto a las marcas como a los negocios que
gestiona.
Asimismo, expresó que, gracias a las ventas, campañas publicitarias
y actividades promocionales realizadas en Puerto Rico, el público
consumidor ha llegado a identificar y asociar las marcas con los servicios
proporcionados por ella. Expresó que, debido al uso continuo e
ininterrumpido de las mencionadas marcas, se ha convertido en su
propietaria y tiene derecho exclusivo sobre su uso. Manifestó que, a
diferencia de la Apelada, ha gestionado de manera activa la protección de
las marcas y es la titular exclusiva del nombre comercial “Casa Moderna”
ante el Registro de Marcas y Nombres Comerciales de Puerto Rico.
Acentuó que ha presentado varias solicitudes de registro tanto para el
nombre como para el logotipo de “Casa Moderna” en el Registro de Marcas
y Nombres Comerciales, en relación con tiendas de mejoras para el hogar
dentro de la clase internacional. Adujo que, no obstante lo anterior, la
Apelada ha adoptado un nombre idéntico o confusamente similar a sus
marcas para identificar servicios de remodelación de hogares, tanto KLAN202500317 3
residenciales como comerciales. Señaló que el uso del nombre por parte
de Casa Moderna ha causado confusión en los consumidores, quienes
erróneamente han asociado o creído que existe alguna relación entre su
negocio y el de la Apelada.
Del mismo modo, expresó que varios consumidores la han
contactado erróneamente, en relación con la supuesta apertura de una
nueva ubicación en el municipio de Mayagüez, donde la Apelada tiene la
intención de abrir un establecimiento. Explicó que, por tal razón, el 20 de
agosto de 2024 le envió a la Apelada una carta solicitando el cese y desista
de cualquier uso de su marca, logo e imagen comercial que pudiera causar
confusión en la mente de los consumidores. Mencionó que, el 27 de
septiembre de 2024, la Apelada envió una copia de una solicitud de
cancelación de nombre comercial presentada ante el Registro de Marcas y
Nombres Comerciales de Puerto Rico. Alegó que lo anterior sugiere que
Casa Moderna decidió presentar intencionalmente y de mala fe dicha
solicitud de cancelación en lugar de buscar una solución justa y equitativa.
Añadió que esa acción tiene como objetivo beneficiarse de la plusvalía de
sus marcas, apropiarse de ellas y obligarla a incurrir en gastos legales
innecesarios.
En vista de lo anterior, le solicitó al Tribunal que: (1) expida una
orden provisional ex parte dirigida a la Apelante, sus accionistas, directores,
empleados, agentes, representantes, afiliadas y subsidiarias, requiriendo
que cese y desista inmediatamente del uso de su marca, nombre comercial
y su nombre corporativo “Casa Moderna”, así como cualquier otro nombre
que sea confusamente similar, (2) dicte sentencia declarando “Ha Lugar” la
“Demanda”, estableciendo que la Apelada ha violado la Ley de Nombres
Comerciales, infra, y la Ley de Marcas de Puerto Rico, infra, y (3) ordene
el pago de la indemnización de los daños sufridos, las costas, los gastos y
honorarios de abogado incurridos.
Así las cosas, y tras múltiples trámites procesales incluyendo la
celebración de una vista de injunction preliminar, el 14 de enero de 2025 KLAN202500317 4
Casa Moderna presentó una “Comparecencia Especial en Solicitud de
Desestimación” (en adelante, “Solicitud de Desestimación”) en la que
alegó que desde el año 2019 utiliza el nombre comercial y la marca “Casa
Moderna” para ofrecer su bienes y servicios en el comercio en Puerto Rico.
Igualmente, mencionó que el 24 de septiembre de 2024 Towers le envió a
la Apelante una “Carta de Cese y Desista de Uso de Marca y Nombre
Comercial”. Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, el 27 de
septiembre de 2024 presentó ante el Departamento de Estado una solicitud
de cancelación de nombre comercial contra el Apelante. Señaló que el 11
de diciembre de 2024, estando pendiente la referida solicitud de
cancelación, Towers presentó una “Demanda” en su contra. Sostuvo que
la Apelante se había sometido al proceso administrativo al presentar
oposición a dicha solicitud. A tenor con lo anterior, le peticionó al TPI que
desestimara las reclamaciones formuladas en su contra por falta de
jurisdicción por existir un procedimiento administrativo de cancelación de
nombre comercial pendiente ante la Oficina de Registro de Marca y
Nombres Comerciales del Departamento de Estado.
Finalmente, el 15 de enero de 2025, el TPI emitió una Sentencia en
la que desestimó la causa de acción presentada en contra de Casa
Moderna por existir una controversia pendiente ante la Oficina de Registro
de Marca y Nombres Comerciales del Departamento de Estado respecto a
quién le pertenece el derecho de la marca objeto del presente caso.
Específicamente, el foro apelado determinó que existe jurisdicción
concurrente para atender la controversia, pero que habiéndose presentado
inicialmente el pleito en la mencionada agencia administrativa, el mismo
debía ser resuelto ante dicho foro. Insatisfecho con dicha determinación, el
28 de enero de 2025, el Apelante presentó la Moción de Reconsideración,
la cual fue declarada “No Ha Lugar” el 6 de marzo de 2025. Aún inconforme,
Towers presentó el recurso que nos ocupa, mediante el cual le imputó al
TPI la comisión de los siguientes errores:
PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda por alegada falta KLAN202500317 5
de jurisdicción y por entender que era necesario agotar remedios administrativos, cuando el Artículo 26 de la Ley de Marcas establece de manera clara e inequívoca que es el tribunal quien posee jurisdicción exclusiva para resolver las reclamaciones por infracción de marcas.
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la solicitud de orden ex parte provisional, contraviniendo el mecanismo estatutario establecido en el Artículo 30 de la Ley de Marcas, lo que dejó a la parte apelante sin el recurso provisional necesario para evitar que la Parte Apelada continúe causándole un daño irreparable.
II.
A.
La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para
resolver los casos y las controversias que tiene ante sí. Cobra Acquisitions,
LLC v. Municipio de Yabucoa y otros, 210 DPR 384, 394 (2022). Ante ello,
los tribunales tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso si
poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas ante ellos,
puesto que estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra
jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Shell
Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello responde
a que las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben
resolverse con preferencia a los demás asuntos. García v. Hormigonera
Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). La falta de jurisdicción sobre la
materia conlleva las siguientes consecuencias inexorablemente fatales: (1)
esta falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes
no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un
tribunal, ni el tribunal puede abrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin
jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales
tiene el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) los
tribunales apelativos, además, deberán examinar la jurisdicción del foro de
donde procede el recurso; (6) el planteamiento del foro de donde procede
el recurso; y (6) el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia
puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento, por cualesquiera de KLAN202500317 6
las partes o por el tribunal motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR
513, 537 (1991).
Como es sabido, los tribunales de Puerto Rico son de jurisdicción
general, por lo que pueden entender en cualquier asunto, salvo que se les
prive de jurisdicción en una materia particular. Clases A, B y C v. PRTC,
183 DPR 666, 686 (2011); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179
DPR 391, 403 (2010). A esos efectos, la doctrina de jurisdicción primaria,
también conocida como la doctrina de prelación de jurisdicción, surgió de
forma jurisprudencial y, en esencia, procura establecer quién posee la
facultad inicial de atender una controversia, si un foro judicial o un ente
administrativo. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da Ed., Colombia, Ed. Forum,
2001, pág. 433. La aplicación de esta doctrina presupone una jurisdicción
concurrente o simultánea entre el organismo administrativo y el foro judicial.
Báez Rodríguez et al. v. ELA, 179 DPR 231, 239 (2010). Es decir, la
doctrina de la verdadera jurisdicción primaria, como también se le conoce,
dilata o suspende la intervención judicial hasta tanto el asunto se dilucide
en un foro administrativo, a pesar de que un tribunal tiene jurisdicción para
adjudicarlo en primera instancia. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al.,
supra, pág. 405. Se trata, pues, de atender una cuestión de prioridad de
jurisdicción para promover la armonía entre los tribunales y las agencias
administrativas. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013).
Para examinar si la doctrina de jurisdicción primaria es aplicable a
determinada situación de hechos, es esencial tomar en cuenta lo dispuesto
por el estatuto habilitador del organismo administrativo o alguna ley
especial. Le corresponde al tribunal emprender la tarea de examinar los
alcances de la ley habilitadora de la agencia y determinar si es
“imprescindible y necesario que se resuelva en favor de que intervenga
inicialmente la agencia”. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184
DPR 407, 430 (2012). Esta doctrina no constituye una camisa de fuerza y,
por tanto, no aplica “cuando ‘[l]a naturaleza de la causa de acción KLAN202500317 7
presentada y el remedio solicitado destacan que no se presentan
cuestiones de derecho que exijan el ejercicio de discreción y de peritaje
administrativo, es decir, cuando la cuestión que se plantea sea puramente
judicial’”. Íd., págs. 430-431.
Es decir, la regla general para la aplicación de esta doctrina es
que el tribunal retiene su jurisdicción si se trata de una cuestión de
estricto derecho, mientras que cede su jurisdicción al foro
administrativo en los casos en los que el peritaje de la agencia resulte
indispensable para resolver la controversia. Íd. Ahora bien, en el
supuesto de que un mandato legislativo exprese que la agencia tiene
facultad única para atender el asunto, estamos ante una situación de
jurisdicción exclusiva, por lo cual, no es de aplicación la doctrina de
jurisdicción primaria. Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 901, 932
(2011).
Por tanto, cuando la ley habilitadora de una agencia o una ley
especial establece que ésta tiene jurisdicción sobre un asunto, nos
encontramos ante una situación a la cual aplica la doctrina de jurisdicción
exclusiva y no la de jurisdicción primaria. Ante ello, la controversia no puede
ser atendida primeramente por un tribunal, toda vez que la ley
expresamente le confiere jurisdicción exclusiva a la agencia para atender
el asunto en primera instancia. Aunque la doctrina de jurisdicción primaria
y la de jurisdicción exclusiva guardan relación entre sí, se distinguen en
cuanto a su alcance y naturaleza. Íd., pág. 932. “[L]a jurisdicción exclusiva
se trata de situaciones en que no aplica la doctrina de jurisdicción primaria
concurrente porque la propia ley aclara que esta última no existe”. Íd. En
tales casos estamos frente a un mandato legislativo.
Por consiguiente, cuando por mandato de ley la Asamblea
Legislativa le confiere jurisdicción exclusiva sobre un asunto particular a un
organismo administrativo, queda vedada toda autoridad judicial para
dilucidar el caso en primera instancia. Clases A, B y C v. PRTC, supra, pág.
685. Consecuentemente, es imprescindible examinar la ley habilitadora de KLAN202500317 8
la agencia y otras disposiciones legales aplicables a la materia de la
controversia. Báez Rodríguez et al. v. ELA, supra, págs. 240-241. Por el
contrario, si no se desprende de la ley habilitadora o de otro estatuto
aplicable la jurisdicción exclusiva del organismo administrativo, existe
entonces concurrencia de jurisdicción entre los tribunales y la agencia, y el
tribunal deberá razonar si procede la aplicación de la doctrina de
jurisdicción primaria.
B.
En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de agotamiento de
remedios administrativos es una norma de autolimitación judicial que se
circunscribe a que los tribunales, discrecionalmente, se abstengan de
revisar la actuación de una agencia hasta tanto la parte afectada por dicha
actuación agote todos los remedios administrativos disponibles, de manera
tal, que la determinación administrativa refleje la postura final de la agencia.
Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013). De ordinario, su
aplicación se realiza en aquellos casos en los cuales una parte, que
instó o tiene instada alguna acción ante una agencia u organismo
administrativo, recurre a algún tribunal sin antes haber completado
todo el trámite administrativo disponible. Procuradora Paciente v. MCS,
163 DPR 21, 35 (2004). La misma se invoca para cuestionar la acción
judicial de un litigante que acudió originalmente a un procedimiento
administrativo o era parte de éste y que luego recurrió al foro judicial,
aunque aún tenía remedios administrativos disponibles. Mun. de Caguas v.
AT&T, 154 DPR 401, 408 (2001).
La necesidad de agotar los remedios administrativos antes de acudir
al foro judicial es un requisito jurisdiccional que impide la intervención
judicial hasta tanto no hayan sido agotados todos los remedios
administrativos disponibles al nivel de la agencia. Guzmán y otros v. ELA,
156 DPR 693, 714 (2002). Esto es así, pues la determinación administrativa
es la que reflejará la postura final de la agencia. De ahí que sea de
particular importancia diferenciar los propósitos que persiguen las doctrinas KLAN202500317 9
de jurisdicción primaria y la de agotamiento de remedios administrativos.
Sobre el particular, el Tribunal Supremo expresó lo siguiente:
La doctrina de jurisdicción primaria no debe confundirse con la que requiere que se agoten los procedimientos administrativos antes de acudirse a los tribunales, aunque ambas son hermanas y persiguen el mismo fin: poner orden en la administración de la justicia y armonizar el funcionamiento de la rama judicial con el de su rama hermana, la ejecutiva. La doctrina que requiere que se agoten los procedimientos administrativos determina la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los tribunales; la de la jurisdicción primaria determina qué organismo debe hacer la determinación inicial del asunto. E.L.A. v. 12,974.78 metros cuadrados, 90 DPR 506, 513 (1964) (énfasis suplido).
De esta forma, la agencia administrativa puede: (1) desarrollar un
historial completo del asunto; (2) utilizar el conocimiento especializado
o expertise de sus funcionarios para adoptar las medidas correspondientes
de conformidad con la política pública formulada por la entidad, y (3) aplicar
uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, rectificar
oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus
pronunciamientos. AAA v. UIA, 200 DPR 903, 914 (2018). Por tanto, la
doctrina de agotamiento de remedios administrativos no puede ser
preterida, salvo que se configure alguna de las limitadas excepciones, a
saber:
El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia administrativa. 3 LPRA sec. 9673 (énfasis suplido).
A luz de lo anterior, se ha establecido que “la parte que pretende
acudir al foro judicial [debe] probar, mediante hechos específicos y bien
definidos, que se debe prescindir de los remedios administrativos”.
Oficina Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 36 (2004) (énfasis suplido). Esto,
puesto que lo que pudiera resolver la agencia administrativa con relación a
tales planteamientos constitucionales también estaría sujeto a ser revisado KLAN202500317 10
en su momento por el Tribunal de Apelaciones, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec.
9655.
C.
La Ley Núm. 75-1992, mejor conocida como la “Ley de Nombres
Comerciales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” (en adelante, “Ley
de Nombres Comerciales), fue promulgada con el fin ulterior de regular la
protección de los nombres comerciales en Puerto Rico y permitir el registro
voluntario a toda persona natural o jurídica de su nombre comercial,
obteniendo así el derecho exclusivo a su uso. Véase, Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 75-1992. Dicha pieza legislativa define nombre
comercial como aquel “signo o denominación que sirve para identificar a
una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su
actividad de otras actividades idénticas o similares”. 10 LPRA sec. 225.
En línea con lo anterior, el Artículo 4 de este estatuto establece que
el Registro del Nombre Comercial en el Departamento de Estado es
potestativo y le confiere a su titular el derecho exclusivo al uso en el tráfico
económico en Puerto Rico. 10 LPRA sec. 225b. No obstante, dispone que
el usuario anterior de un nombre comercial podrá reclamar al
Secretario de Estado la cancelación de un nombre comercial
registrado que pueda causar confusión con el suyo, siempre que
ejercite la reclamación antes de que transcurran cinco (5) años desde
el registro del nombre comercial impugnado. Íd. De igual manera, la Ley
de Nombres Comerciales, supra, prohíbe expresamente que se registre un
nombre comercial que sea similar o idéntico a una marca o nombre
comercial que ya esté inscrito o que se haya solicitado su registro, que
pueda ocasionar confusión en la mente del público 10 LPRA sec. 225c.
Además, su Artículo 6 establece que la Ley Núm. 169-2009, según
enmendada, mejor conocida como la “Ley de Marcas del Gobierno de
Puerto Rico” (en adelante, la “Ley de Marcas”), así como sus
reglamentos, son de aplicación al registro de nombres comerciales, KLAN202500317 11
siempre y cuando no sean incompatibles con el mismo. 10 LPRA sec.
225d.
En consonancia con lo anterior, el Reglamento Núm. 9584 de 30
agosto de 2024, conocido como “Reglamento de Procedimientos del
Registro de Nombres Comerciales del Departamento de Estado del
Gobierno de Puerto Rico” (en adelante, “Reglamento Núm. 9584”), fue
promulgado en virtud de la Ley de Nombres Comerciales, supra, con el
objetivo de uniformar las reglas y prácticas procesales del Registro de
Nombres Comerciales. Dicho Reglamento define nombre comercial como
la denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de
su actividad empresarial y describe a un dueño de nombre comercial
como aquella persona que tiene y puede evidenciar mejor derecho
sobre el nombre comercial. Véase, Regla 5 del Reglamento Núm. 9584.
Respecto a las disputas que puedan surgir en relación con el derecho de
propiedad de un determinado nombre comercial, la Regla 25 del referido
Reglamento, al igual que la Ley de Nombres Comerciales, supra, dispone
que cualquier persona que se crea perjudicada por el registro concedido de
un nombre comercial puede solicitarle al Secretario de Estado que cancele
tal Registro. Véase, Regla 25 del Reglamento Núm. 9584.
Por su parte, la Ley de Marcas, supra, regula lo concerniente a la
protección de marcas en Puerto Rico, incluyendo nombres personales y
designaciones geográficas. Dicho estatuto pretende incentivar industrias
relacionadas a marcas, mercadeo y branding, y conferirles protección a las
industrias multinacionales establecidas en Puerto Rico. Véase, Exposición
de Motivos de la Ley de Marcas. Igualmente, busca fomentar la expansión
comercial de pequeñas y medianas empresas. Íd.
En consonancia con ello, el Artículo 3 de la antedicha pieza
legislativa establece que el derecho a una marca se obtiene a través
de su uso en el comercio o por el registro de ésta basado en la
intención bona fide de usar la marca en el comercio. 10 LPRA sec.
223a. Asimismo, nuestro máximo foro judicial ha reiterado que en nuestra KLAN202500317 12
jurisdicción el derecho sobre una marca se adquiere por medio de su
registro en el Departamento de Estado, cimentado en la intención real de
utilizar la marca en el futuro y por su uso en comercio. SLG Bedrosian-
Correjer v. Nestlé et al., 205 DPR 1117, 1131 (2020). Así pues, ha
expresado el referido foro, que el registro de una marca sucumbe o
cede ante la reclamación oportuna de quien tiene mejor derecho sobre
la marca por haberla usado con anterioridad, aun cuando éste no la
haya registrado. Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 624 (2007).
Por otro lado, el Artículo 20 de la Ley de Marcas, supra, al igual que
la Ley de Nombres Comerciales y su respectivo Reglamento, dispone que
cualquier persona que se vea perjudicada por el registro de una marca,
incluyendo aquel perjuicio causado por la disminución del carácter distintivo
de la marca en cuestión, puede solicitarle al Secretario de Estado la
cancelación de dicho registro. 10 LPRA 223q. Por último, el Artículo 26 de
la mencionada ley permite que una persona presente una demanda contra
otra que se encuentre imitando o utilizando una marca igual o similar a una
marca de su pertenencia. 10 LPRA sec. 223w. En dicho caso, el tribunal
expedirá una orden provisional ex parte dirigida a la parte demandada
exigiéndole que paralice, cese o desista el uso de la marca en cuestión. 10
LPRA sec. 224.
III.
En el presente caso, el Apelante nos solicitó la revocación de la
Sentencia del TPI en la que se declaró “Ha Lugar” la Solicitud de
Desestimación interpuesta por Casa Moderna.
Los señalamientos de error esgrimidos se encuentran íntimamente
relacionados, por lo que se abordarán de manera conjunta en la discusión.
En síntesis, Towers sostiene que el TPI abusó de su discreción al
desestimar la “Demanda”, aun cuando el Artículo 26 de la Ley de Marcas,
supra, establece que el tribunal posee jurisdicción exclusiva para resolver
las reclamaciones por infracción de marcas y al denegar la solicitud de KLAN202500317 13
orden ex parte provisional, contraviniendo el Artículo 30 de la Ley de
Marcas, supra. No nos convence su postura. Veamos.
Del expediente ante nuestra consideración se desprende que el 20
de agosto de 2024 Towers le envió una carta de cese y desista de uso de
marca y nombre comercial a la Apelada, mediante la cual le indicó que el
uso de una marca idéntica a la suya está causando confusión entre los
consumidores y a su vez, perjudicando su reputación. En respuesta a ello,
el 27 de septiembre de 2024 Casa Moderna presentó ante el Departamento
de Estado una “Solicitud de Cancelación de Nombre Comercial” contra
Towers. Mediante dicha acción, afirmó que desde el año 2019 ha empleado
el nombre comercial “Casa Moderna”, mientras que Towers comenzó a
usarla en el año 2021. Por lo tanto, sostuvo que ella lo utilizó con
anterioridad a la Apelante y, por tanto, procedía la cancelación del nombre
comercial “Casa Moderna” existente a favor de Towers.
Posteriormente, el 11 de diciembre de 2024, la Apelante presentó
una Demanda por violación de derechos marcarios, nombre comercial,
injuction preliminar y permanente y daños y perjuicios en contra de la
Apelada, alegando que esta había infringido su derecho de marca y del
nombre comercial sobre el nombre y logotipo “Casa Moderna”. Más
adelante, la Apelada presentó una Solicitud de Desestimación en la que
argumentó que el foro a quo carecía de jurisdicción para atender la
controversia, ya que existía un procedimiento administrativo de cancelación
de nombre comercial pendiente ante la Oficina de Registro de Marcas y
Nombres Comerciales del Departamento de Estado. Dicha moción fue
declarada “Ha Lugar” por el TPI.
Conforme hemos adelantado en los acápites anteriores, la Ley de
Nombres Comerciales, supra y el Reglamento Núm. 9584, supra, regulan
lo concerniente al registro de nombres comerciales en Puerto Rico. Ambas
cuerpos normativos establecen que un usuario previo de un nombre
comercial o cualquier persona que se vea perjudicada por un registro puede
reclamar ante el Secretario de Estado la cancelación de un nombre KLAN202500317 14
registrado que pueda generar confusión con el suyo. 10 LPRA sec. 225b.
La Ley de Nombres Comerciales, supra, también establece expresamente
que la Ley de Marcas, supra, y sus Reglamentos aplican al registro de
nombres comerciales, en la medida en que no sean incompatibles. 10
LPRA sec. 225d.
Cónsono con lo anterior, el Artículo 20 de la Ley de Marcas, supra,
dispone que las personas que se vean afectadas por una marca registrada
pueden solicitarle al Secretario de Estado la cancelación de la misma. 10
LPRA 223q. Finalmente, nuestro máximo foro judicial ha enfatizado que,
aunque los derechos sobre una marca pueden adquirirse mediante su
registro o uso en el comercio, el registro pierde fuerza ante una
reclamación oportuna de quien demuestre un uso previo, aun si no la
ha registrado formalmente. Federation Des Ind. v. Ebel, supra, pág. 624.
El Apelante sostiene que el TPI es el único foro con autoridad
exclusiva para conceder los remedios disponibles para un titular registral
cuyos derechos de propiedad intelectual están siendo infringidos, al
amparo de la Ley de Marcas, supra. Así pues, alega que avalar la
desestimación del caso implicaría declarar la falta de jurisdicción del foro
primario, sin que exista una disposición expresa que lo establezca. Por su
lado, la Apelada argumenta que el Tribunal carece de poder para intervenir
en el presente pleito mientras no se haya completado el proceso ante la
agencia administrativa correspondiente.
Tras un análisis detenido y sosegado del expediente ante nuestra
consideración, el cual incluye tanto la Demanda como la Solicitud de
Desestimación, y los documentos que forman parte del legajo ante el
Departamento de Estado, hemos arribado a la conclusión de que el TPI
carece de jurisdicción para atender la presente controversia en esta etapa
procesal. Nos explicamos.
De entrada, tanto la Ley de Nombres Comerciales, supra, como la
Ley de Marcas, supra, disponen que cualquier persona que se considere
afectada por el uso de un nombre comercial o una marca que pueda KLAN202500317 15
generar confusión en la mente de los consumidores, tiene el derecho de
acudir ante el Secretario de Estado para solicitar la cancelación del registro
correspondiente. 10 LPRA sec. 225b y 223q. Por tanto, debemos partir de
la premisa de que los remedios o asuntos entre ambos estatutos no son
incompatibles. De hecho, la propia Ley de Nombres Comerciales, supra,
provee para la aplicación de la Ley de Marcas, supra. Por tanto, nada
impide que se puedan utilizar los criterios de la Ley de Marcas, supra, para
adjudicar un asunto relativo a la cancelación de un nombre comercial
administrativamente, sobre todo cuando la utilización de dicho nombre
pudiera crear probabilidad de confusión en el consumidor.
En virtud de dichas disposiciones estatutarias, la Oficina de Registro
de Marcas y Nombres Comerciales y los Tribunales de Puerto Rico poseen
jurisdicción concurrente en este tipo de asuntos. Al haberse presentado la
solicitud de cancelación del nombre comercial en primer lugar ante la
Oficina de Registro de Marcas y Nombres Comerciales, corresponde que
sea dicho foro el que atienda y resuelva la controversia inicialmente.
En el presente caso, mientras que en el foro administrativo se
dilucida una controversia relacionada con un nombre comercial, ante el
tribunal se plantea una reclamación de violación al derecho de marcario
principalmente, pero igualmente se efectúan alegaciones basadas en la
Ley de Nombres Comerciales, supra. Aunque reconocemos que se trata de
figuras jurídicas distintas dentro del campo legal, ambas se encuentran
íntimamente relacionadas, ya que el eje de la controversia en ambos foros
gira en torno a la titularidad del uso exclusivo de la frase “Casa Moderna”.
Lo anterior implica que la decisión adoptada en un foro puede tener efectos
directos sobre el otro. Permitir la intervención del tribunal en esta etapa,
mientras aún se encuentra en curso un procedimiento sustancialmente
similar ante la agencia administrativa competente que fue presentado con
anterioridad, podría dar lugar a decisiones contradictorias. Esta
preocupación adquiere mayor relevancia ante la alegación presentada por
la Apelada en el proceso administrativo, quien sostiene haber comenzado KLAN202500317 16
a utilizar el nombre comercial “Casa Moderna” desde el año 2019, es decir,
antes que la Apelante.
Notamos que, sobre la fecha de inicio del uso de la alegada marca
por parte de Tower en el 2021 no existe controversia, pues ha sido dicha
parte la que consistentemente ha reconocido que desde ese momento es
que utiliza la misma en el comercio en Puerto Rico. Por tanto, de ser cierta
y de demostrarse mediante la presentación evidencia que la Apelada usó
en el comercio el nombre “Casa Moderna” antes que Tower, podríamos
estar ante un escenario en el que, si se permiten continuar los
procedimientos de la “Demanda” que nos ocupa, se correría el riesgo de
tener determinaciones inconsistentes. Adviértase que nuestro Tribunal
Supremo ha establecido que el registro de una marca o nombre comercial
cede ante la reclamación oportuna de quien pueda demostrar un uso
previo, aun cuando éste no haya sido formalmente registrado, ello porque
se le pueda ocasionar una probabilidad de confusión en el consumidor.
Federation Des Ind. v. Ebel, supra, pág. 624. Además, no debemos pasar
por alto que la agencia administrativa es la que posee el expertise
necesario para resolver este asunto de manera efectiva. Nótese que la
propia Ley de Nombres Comerciales, supra, le reconoce la autoridad en ley
al Departamento de Estado a crear el Registro de Nombres Comerciales y
a regular el mismo. De conformidad con dicha potestad, el Reglamento
Núm. 9584, supra, dispone que el procedimiento de cancelación de un
nombre comercial se debe efectuar ante la agencia.
Finalmente, debemos enfatizar que esta determinación no implica
un cierre definitivo de las puertas del foro judicial para el Apelante. En caso
de no estar conforme con la determinación final emitida por la agencia
administrativa, Towers tendrá la oportunidad de interponer el recurso
correspondiente ante los tribunales para su revisión. En consecuencia,
procede que agoten los remedios administrativos antes de recurrir ante los
foros judiciales. Por tanto, concluimos que no se cometieron los errores
esgrimidos. KLAN202500317 17
En suma, no existiendo controversia sobre el hecho de que el
procedimiento de cancelación del nombre comercial “Casa Moderna”
comenzó con anterioridad al pleito de epígrafe ante el TPI y de que Tower
era parte de dicho proceso administrativo, procede cederle la jurisdicción
sobre el asunto a dicho foro por ser el ente con la experiencia y autoridad
para adjudicar este tipo de reclamo. Sostenemos, asimismo, que al así
hacerlo evitamos determinaciones inconsistentes sobre el uso del nombre
comercial “Casa Moderna”, más aún cuando la Ley de Nombres
Comerciales, supra, dispone que la Ley de Marcas, supra, y sus
reglamentos son aplicables en este tipo de procedimiento.
No debemos ignorar que cualquier determinación sobre quién usó el
nombre comercial en controversia pudiera tener un efecto sobre el derecho
marcario de quien alegue que lo ostenta. Lo anterior, ante el hecho
innegable de que ambos estatutos persiguen un mismo fin: evitar la
probabilidad de confusión en el consumidor.
IV.
Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar
parte integral del presente dictamen, confirmamos la Sentencia apelada.
Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal
de Apelaciones.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones