Federation Des Industries De La Perfumerie v. Ebel International Limited

2007 TSPR 212

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: November 30, 2007
• Docket: CC-2006-0717
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Federation Des Industries De La Perfumerie Certiorari

Recurrida 2007 TSPR 212

vs. 172 DPR ____

Ebel International Limited

Peticionario

Número del Caso: CC-2006-717

Fecha: 30 de noviembre de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Juez Ponente:

Hon. Dolores Rodríguez de Oronoz

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Cristina Arenas Solís Lcdo. Federico Calaf Legrand

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Arturo Pérez-Guerrero

Materia: Revisión Administrativa procedente del Departamento de Estado.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Federation Des Industries De La Perfumerie

Recurrida

vs. CC-2006-717 CERTIORARI

Peticionaria

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2007

El 4 de diciembre de 2003, Ebel International

Limited presentó, ante la División de Marcas de

Fábrica del Departamento de Estado, una solicitud

para el registro de la marca “Ebel Paris & Diseño”

en la clase internacional número 3. Ebel

International, compañía dedicada a la producción

de maquillaje, preparaciones cosméticas,

perfumería, productos para el cuidado personal,

corporal y facial, está incorporada en la isla de

Bermuda, es subsidiaria y la tenedora de las

marcas del grupo corporativo Belcorp. A su vez,

Belcorp es la corporación internacional encargada

de la orientación estratégica, lanzamiento,

publicidad y acceso a nuevos mercados de dichos

productos, con sede en la ciudad de Lima, Perú. CC-2006-717 2

El Departamento de Estado aprobó, preliminarmente, la

solicitud de registro de la marca y el edicto

correspondiente fue publicado el 27 de diciembre de 2003 en

un periódico de circulación general en Puerto Rico.

La Federation des Industries de la Perfumerie (en

adelante, FIP)1 presentó una oposición a la solicitud de

registro de la marca Ebel Paris, bajo el fundamento que ésta

era geográficamente descriptiva, constituía una designación

de origen falsa y por ende, era engañosa. A tales efectos,

señaló que Ebel International es una corporación registrada

en la isla de Bermuda y no en Paris. A su juicio, la alusión

a Paris en el nombre pretendía vincular engañosamente el

producto con la ciudad de Paris porque ésta es un lugar

reconocido mundialmente por la calidad de los perfumes y

productos de belleza producidos allí.

Ebel International formuló su contestación, arguyendo

que Ebel Paris no es ni un nombre ni un término geográfico

indicativo de la procedencia de los productos. No obstante

lo anterior, sostuvo que tampoco constituía una designación

de origen engañosa debido a que una subsidiaria de Belcorp,

conocida como Ebel Internacional France, está localizada en

Paris, Francia y contrata allí todo lo relativo a la

elaboración, fabricación y suministro de los productos que

1 La FIP es una federación organizada al amparo de las leyes de Francia. Sus miembros son asociaciones de empresas francesas dedicadas a la manufactura y venta de productos de perfumería, de belleza, cosméticos, para el cuidado del cuerpo y otros de índole similar. CC-2006-717 3

llevan la marca Ebel Paris; por lo cual, el componente

geográfico de la marca coincide con el lugar de procedencia

de los productos y no existe una posibilidad de engaño al

consumidor.

Por su parte, la FIP indicó que las oficinas centrales

de Ebel International no están ubicadas en Paris ni sus

productos son manufacturados en dicha Ciudad. Además, señaló

que la ubicación de las oficinas de una subsidiaria era

irrelevante al evaluar el origen geográfico de un producto,

ya que lo determinante era el domicilio del solicitante y no

el lugar de donde proceden los productos, y en éste caso,

Ebel International estaba sita en Bermuda.

Nuevamente, Ebel International reiteró que sus

productos eran manufacturados en Francia y por tanto, la

marca no era engañosa. La vista en su fondo fue celebrada el

29 de marzo de 2005. El único testigo fue Ángel Acevedo

Villalba, gerente corporativo de marcas y proyectos

internacionales de Belcorp.

El 6 de junio de 2005, la FIP presentó un escrito

urgente informándole al Departamento de Estado que la

Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (U.S. Patent

and Trademark Office, en adelante PTO) había denegado la

solicitud de registro de la marca Ebel Paris presentada por

Ebel International. Ésta, a su vez, replicó y expuso que la

alegada denegatoria no era una determinación final sino

preliminar, y su solicitud podría ser aprobada una vez se CC-2006-717 4

subsanara cualquier deficiencia identificada por dicha

oficina.

El 7 de noviembre de 2005, el oficial examinador rindió

su informe. Determinó que, en vista de que los productos de

la marca Ebel Paris no provenían de la ciudad de París, la

marca era engañosa en cuanto al origen de los productos. En

consecuencia, recomendó se declarara con lugar la oposición

presentada por la FIP y se denegara la solicitud de registro

de la marca Ebel Paris. El Departamento de Estado, mediante

resolución de 15 de noviembre de 2005, acogió la

recomendación del oficial examinador y rechazó la solicitud

para el registro de la marca Ebel Paris.

Denegada su moción de reconsideración, e inconforme con

la denegatoria de su solicitud de marca, Ebel International

recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la

revocación de la resolución emitida por el Departamento de

Estado. Adujo que dicho foro erró al concluir que el

significado primario de la marca Ebel Paris, la cual se

trataba de una marca compuesta, era el de una localización

geográfica generalmente conocida. Además, planteó que el

foro recurrido incidió al no concederle el peso necesario al

hecho que los productos marca Ebel Paris tienen contactos

suficientes con la ciudad de Paris.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución

recurrida. Concluyó que la marca Ebel Paris era una marca

compuesta y geográficamente engañosa. Tomando en cuenta que

Ebel International es una compañía sita en Bermuda y es una CC-2006-717 5

subsidiaria de Belcorp, ubicada en Perú, el tribunal

concluyó que no tenía contactos suficientes con Paris.

Igualmente, indicó que la existencia de una compañía

subsidiaria en Francia no demostraba los contactos

necesarios para justificar el uso del término Paris en la

marca, razón por la cual, determinó que la marca Ebel Paris

resultaba engañosa y podía generar confusión en la mente de

los consumidores en torno al origen de los productos.

De tal decisión, Ebel Internacional recurrió ante este

Tribunal --vía certiorari-- alegando que el Tribunal de

Apelaciones incidió al concluir que:

…el significado de Ebel Paris es Paris y por ende la marca es geográficamente engañosa;

…la marca Ebel Paris no tiene contactos suficientes con la ciudad de Paris bajo el fundamento que Ebel France es una subsidiaria de Belcorp, corporación sita en Perú, y los productos marca Ebel Paris no son manufacturados en la ciudad de Paris.

Expedimos el recurso. Con el beneficio de la

comparecencia de la partes, procedemos a resolver.

I

A

La Ley de Marcas de Fábrica, Ley Núm. 63 de 14 de

agosto de 1991, 10 L.P.R.A. §171 et. Seq. (en adelante, Ley

de Marcas), define una marca como “todo signo o medio que

sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de

una persona, de productos o servicios de otra persona.” Una CC-2006-717 6

marca de fábrica persigue distinguir los productos del

solicitante de otros productos en el mercado. Para cumplir

dicho propósito, es necesario que la marca sea

característica de los productos y los identifique como

únicos en el mercado.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de

Marcas, el derecho sobre una marca se adquiere por el

registro válido de ésta en el Departamento de Estado.

Artículos 3 y 4 de la Ley de Marcas, 10 L.P.R.A. §171a y

171b. Sin embargo, en Arribas & Associates v. American Home

Products, res. 14 de septiembre de 2005, 2005 TSPR 128, al

interpretar el Artículo 3(b) de la Ley de Marcas, aclaramos

que las marcas también se pueden adquirir por su uso. Como

resultado de ello, el registro de una marca “sucumbirá ante

la reclamación oportuna de quien tiene mejor derecho sobre

la marca por haberla usado con anterioridad”, aun cuando

éste no la haya registrado. Igual norma ha sido establecida

a nivel federal. Véase, entre otros, Allard Enterprises,

Inc. V. Advanced Programming Resources, Inc., 249 F.2d 564

(6th Cir. 2001), Veryfine Products, Inc. v. Colón Brothers,

Inc., 799 F.Supp. 240 (D. P.R. 1992).

Anteriormente, hemos señalado que existen diversos

tipos de marcas que, dependiendo si son distintivas o no,

son susceptibles de ser registradas. En Posadas de Puerto

Rico v. Sands Hotel, 131 D.P.R. 21 (1992), distinguimos

cuatro categorías de marcas, comenzando desde las

inherentemente distintivas –-y por tanto siempre CC-2006-717 7

registrables–- hasta las que de ordinario no son

registrables como marcas por no ser distintivas, a saber:

(1) las arbitrarias o imaginables, (2) las sugestivas, (3)

las descriptivas y (4) las genéricas.

Las marcas arbitrarias o imaginables no guardan

relación alguna con el producto que identifican. Por un

lado, las marcas imaginables emplean palabras inventadas por

el comerciante que no existen en nuestro lenguaje porque

carecen de definición en los diccionarios, tal como lo

serían las marcas Xerox y Kodak. De otra parte, las marcas

arbitrarias consisten de palabras comunes u ordinarias

utilizadas para representar ciertos productos aun cuando no

existe relación alguna entre el producto y el nombre de la

marca, tal como el uso de Dove (ave) o Ivory (color) en

referencia a jabones. La marca arbitraria no describe

cualidades del producto. Posadas de Puerto Rico v. Sands

Hotel, ante.

Por otro lado, las marcas sugestivas requieren el uso

de la imaginación de parte del consumidor en torno a una

característica del producto. En Posadas de Puerto Rico v.

Sands Hotel, ante, ejemplificamos lo anterior aludiendo al

uso de la marca “Caesars Palace” para un hotel, con el

propósito de señalar la opulencia del nombre.

Distinto a las categorías de marcas antes descritas,

las cuales tras ser registradas pueden ser utilizadas de

forma exclusiva por el que las reclamó, las marcas

descriptivas sólo pueden ser utilizadas con exclusividad CC-2006-717 8

cuando han adquirido un significado secundario en el

mercado. En Posadas de Puerto Rico v. Sands Hotel, ante,

indicamos que “[s]e obtiene el significado secundario cuando

el consumidor asocia la marca con los bienes de un producto

en particular.”

Por último, las marcas genéricas aluden al género o

clase dentro del cual el producto particular es un

espécimen. Éstas no son susceptibles de ser utilizadas por

una persona de forma exclusiva cuando se usan para

identificar un producto de dicho género; ni siquiera son

registrables si adquieren un significado secundario.

Incluso, una marca que inicialmente fue arbitraria o

imaginable se puede convertir en genérica a través de su uso

generalizado. Así, cuando la mayoría de los consumidores le

otorgan un significado primario a dicha marca en relación al

producto que representa, se convierte en un término genérico

y no puede ser usado por una persona de forma exclusiva.

Ejemplos de ello son los términos aspirina, “export soda” y

thermos. Posadas de Puerto Rico v. Sands Hotel, ante.2

B

La Ley de Marcas se deriva del Lanham Act, 15 U.S.C.A.

§1051 et. Seq, estatuto que regula el derecho de marcas en

el ámbito federal. Aun cuando dicha legislación coexiste con

2 Los tribunales federales también han identificado categorías de marcas iguales a las antes reseñadas. Véase Leelanau Wine Cellars v. Black & Red, Inc., 2007 Fed. App. 0384P (6th Cir. 2007); Jewish Shepardic Yellow Pages v. DAG Media, 478 F. Supp. 2d 340 (E.D. NY). CC-2006-717 9

las leyes estatales sobre marcas, de surgir un conflicto

entre las disposiciones estatales y las federales, el Lanham

Act ocupa parcialmente el campo del derecho de marcas y la

disposición estatal conflictiva carece de validez. Arribas &

Assoc. v. American Home Products, ante.

Por dicha razón, en ocasiones previas hemos destacado

que la jurisprudencia interpretativa del Lanham Act tiene

gran valor persuasivo al interpretar las disposiciones de

nuestra Ley de Marcas. Posadas de Puerto Rico v. Sands

Originalmente, la Sección 2 del Lanham Act, 15 U.S.C.A.

§1052, disponía:

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it--

(a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter…

(e) Consists of a mark which … (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive or deceptively misdescriptive of them. … (f) Except as expressly excluded in paragraphs (a)- (d) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. … (Énfasis suplido.)

A través del North American Fair Trade Agreement

(NAFTA), Dec. 17, 1993, art. 1712, 32 I.L.M. 605, se

introdujeron enmiendas al Lanham Act las cuales alteraron la

Secciones 2(e) y 2(f) antes citadas, en torno a los

criterios a utilizarse al atender solicitudes para el CC-2006-717 10

registro de las marcas denominadas “primarily geographically

descriptive” --principalmente geográficamente descriptivas--

y las “primarily geographically deceptively

misdescriptive”.3 Sobre el particular, la Corte de

Apelaciones para el Circuito Federal4 destacó “[t]his treaty

shifts the emphasis for geographically descriptive marks to

prevention of any public deception.” In re California

Innovations, Inc., 329 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2003), 66

U.S.P.Q.2d (BNA) 1853. McCarthy define una marca

geográficamente descriptiva como “any noun or adjective that

designates geographical location and would tend to be

regarded as buyers as descriptive of the geographic location

of origin of the goods or services.” 2 McCarthy on

Trademarks and Unfair Competition, 4th Ed., §14:2.

Por su parte, las marcas denominadas “primarily

geographically deceptively misdescriptive” son aquellas cuyo

significado primario es una localización geográfica

comúnmente conocida, lo cual induce a los consumidores a

creer, erradamente, que dicha localización es el lugar de

origen de los productos, y tal designación de origen falsa

3 Para facilitar la discusión, utilizaremos el término en inglés ya que la traducción no retiene el significado que le otorga el Lanham Act y la jurisprudencia interpretativa. 4 La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) fue creada al amparo del Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos de América. Tiene jurisdicción, entre otros, sobre los casos de marcas y las revisiones administrativas provenientes del Trademark Trial and Appeals Board (TTAB), foro ante el cual la parte afectada adversamente recurre de las determinaciones del Patent and Trademark Office (PTO). CC-2006-717 11

es un elemento material para los consumidores al decidir si

adquieren los productos. Véase In re California Innovations,

ante.

Previo al NAFTA, la solicitud de inscripción de las

marcas principalmente geográficamente descriptivas y de las

“primarily geographically deceptively misdescriptive” bajo

la Sección 2(e)(2) del Lanham Act, eran denegadas

preliminarmente y ubicadas en un “Supplemental Register” o

registro suplementario, hasta tanto el solicitante

demostrara que, en el mercado, la marca propuesta se había

tornado distintiva (“distinctive”) de sus productos bajo la

Sección 2 (f) y el público así lo reconocía. Por lo cual, el

Lanham Act proveía el mismo tratamiento para ambos tipos de

marcas. Para lograr acceso al registro, lo esencial era

demostrar un “acquired distinctiveness” –-que adquirió un

carácter distintivo--, o “secondary meaning” --significado

secundario-- bajo la Sección 2(f).

Por el contrario, toda solicitud de inscripción de una

marca engañosa o “deceptive” era denegada de plano por ser

inherentemente fraudulenta al amparo de la Sección 2(a). Las

marcas “geographically deceptive” --geográficamente

engañosas-- eran denegadas bajo tal disposición. No existía

la posibilidad de registrar una marca geográficamente

engañosa mediante la demostración de un “secondary meaning”.

Por lo cual, el registro de marcas geográficamente engañosas

estaba terminantemente prohibido bajo dicha sección. CC-2006-717 12

En vista de que tal denegatoria era final, era más

difícil para el PTO demostrar que una marca era

geográficamente engañosa bajo la Sección 2(a). Ese tipo de

caso exigía un quantum mayor de prueba que la que se

requería para determinar que una marca era principalmente

geográficamente descriptiva o “primarily geographically

deceptively misdescriptive” bajo la extinta Sección 2(e)(2).

In Re California Innovations, Inc., ante.

No obstante las enmiendas sufridas por el NAFTA, la

Sección 2(a) del Lanham Act que proscribe la inscripción de

marcas geográficamente engañosas y engañosas per se,

permaneció inalterada. Ello reafirmó el interés de evitar el

engaño o fraude al consumidor en la inscripción de marcas.

Así, en la actualidad, una marca engañosa nunca puede ser

registrada. In Re California Innovations, Inc., ante.

Ahora bien, la Sección 2(e)(2) del Lanham Act fue

alterada sustancialmente y actualmente dispone:

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it –- […] (e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4 [15 USCS § 1054], (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them…

(f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a CC-2006-717 13

mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before the date of the enactment of the North American Free Trade Agreement Implementation Act [enacted Dec. 8, 1993]. A mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c) [15 USCS § 1125(c)], may be refused registration only pursuant to a proceeding brought under section 13 [15 USCS § 1063]. A registration for a mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c) [15 USCS § 1125(c)], may be canceled pursuant to a proceeding brought under either section 14 or section 24 [15 USCS § 1064 or 1092].(Énfasis suplido.)

Como puede observarse, la antigua Sección 2(e)(2) fue

dividida en dos incisos. El nuevo inciso 2(e)(2) regula la

inscripción de las marcas denominadas principalmente

geográficamente descriptivas o “primarily geographically

descriptive”. Éstas son registrables en el registro

principal si el solicitante demuestra que la marca ha

adquirido un significado secundario bajo la sección 2(f). En

la alternativa, el solicitante puede solicitar el registro

preliminar de la marca en el registro suplementario hasta

tanto demuestre que ésta ha adquirido un significado

secundario. CC-2006-717 14

Aunque no existe consenso en torno a los elementos a

considerarse al determinar si una marca ha adquirido un

significado secundario, es bien sabido que se configura

cuando el público no asocia el producto con el lugar

particular de origen sino exclusivamente con la marca, el

manufacturero del producto y la calidad de sus productos.

Sobre el particular, McCarthy entiende que “[t]he doctrine

of secondary meaning requires that a geographically

descriptive term, like any other descriptive symbol, be

associated with a particular source in buyers’ minds before

any trademark significance may be attached to the term.”

McCarthy §14:7, 14:9, 15:11; Leelanau Wine Cellars v. Black

& Red, Inc., ante; Daesang Corp. v. Rhee Brothers, 77

U.S.P.Q.2D BNA 1753 (D. MD 2005); Star Industries v. Bacardi

& Co., 412 F.3d 373 (2nd Cir. 2005); Commerce National

Insurance Services, Inc. v. Commerce Insurance Agency, Inc.,

ante; Forschner Group Inc. v. Arrow Trading Co. Inc., 30

F.3d 348 (2nd Cir. 1994).5

5 Para ello, han exigido la presentación de prueba sobre ciertos elementos, tales como, si la marca ha sido utilizada en el mercado por un periodo de tiempo sustancial, los gastos incurridos en la publicidad y mercadeo de la marca, el volumen de ventas, la existencia de una asociación entre la marca y el origen del producto en la mente de los consumidores, así como “unsolicited media coverage of the product”, “attempts to plagiarize the mark” y “the exclusivity of the mark’s use”. Leelanau Wine Cellars v. Black & Red, Inc., ante; Daesang Corp. V. Rhee Brothers, ante; Jefferson Bankshares v. Jefferson Savings Bank, 1989 U.S. Dist. LEXIS 16165; 14 U.S.P.Q.2D (BNA) 1443 (W.D. VA 1989); Burke-Parsons Corp. v. Appalachian Log Homes, 871 F.2d 590 (6th Cir. 1989). CC-2006-717 15

Así, una marca geográficamente descriptiva adquiere un

significado secundario cuando, a través de su uso en el

comercio, se le asocia exclusivamente con unos productos

particulares y la fuente de éstos, más no una localización

geográfica particular. Commerce National Insurance Services,

Inc. v. Commerce Insurance Agency, Inc., 214 F.3d 432 (3rd

Cir. 2000).

Distinto a las marcas geográficamente descriptivas, la

Sección 2(f) ahora prohíbe el registro, tanto en el registro

preliminar como en el principal, de las marcas “primarily

geographically deceptively misdescriptive” bajo el inciso

(e)(3). Ya no cabe la posibilidad de demostrar que ésta ha

adquirido un significado secundario que justifique su

registro.

En resumidas cuentas, para efectos de la inscripción de

una marca, el NAFTA eliminó la distinción entre las marcas

clasificadas como geográficamente engañosas o

“geographically deceptive” bajo la Sección 2(a) y las

“primarily geographically deceptively misdrescriptive” bajo

la Sección 2(e)(3), en tanto extendió la prohibición del

registro preliminar a ésta última. Consecuentemente, en la

actualidad, las marcas “primarily geographically deceptively

misdrescriptive” ya no son susceptibles de tornarse

distintivas (distinctive) o adquirir un significado

secundario, según lo permitía la antigua Sección 2(f) y, por

tanto, no son inscribibles de forma preliminar ni

permanente. McCarthy §14:31, 14:37. CC-2006-717 16

Ante la eliminación de la posibilidad de inscribir una

marca “primarily geographically deceptively misdrescriptive”

de forma preliminar, ahora el NAFTA exige un estándar legal

más estricto para la evaluación de ese tipo de solicitud de

registro, para así asegurar la protección de los intereses

del solicitante y a la vez evitar el engaño de los

consumidores. In Re California Innovations, Inc., ante.

Adviértase que para denegar la inscripción de una

marca, en cualesquiera de los supuestos ante su

consideración, le corresponde al PTO demostrar que ésta no

es registrable, ya sea porque (1) es geográficamente

descriptiva (“primarily geographically descriptive”) y no

posee un significado secundario, (2) es “primarily

geographically deceptively misdescriptive” o (3) engañosa

per se (“deceptive”). Del mismo modo, le corresponde evaluar

si procede su registro preliminar cuando ello fuere posible

al amparo de la Sección 2(f). McCarthy §14:26.

C

En aras de conciliar los cambios introducidos por el

NAFTA, la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal creó

e implementó un examen (“three-prong test”) para determinar

cuando procede denegar el registro de una marca por ésta ser

la Sección 2(e)(3).

En esencia, el PTO debe denegar la inscripción bajo

dicho fundamento cuando: (1) el significado primario de la CC-2006-717 17

marca es una localización geográfica comúnmente conocida;

(2) el público consumidor cree que dicha localización es el

lugar de origen de los productos o bienes en cuestión cuando

en realidad éstos no provienen del mismo; y (3) tal creencia

errada es un factor esencial o material para el consumidor

al decidir si adquiere el producto o bien. In re California

Innovations, ante.

La asociación o conexión creada en la mente de los

consumidores, entre la marca y la localización geográfica,

ha sido denominada el “goods/place association”. El PTO no

puede denegar la inscripción de una marca sin antes

demostrar que en efecto existe un “goods/place association”,

y éste es un elemento material en la decisión del consumidor

de adquirir el producto. Véase: In re Les Halles de Paris

J.V., 334 F.3d 1371 (2003); In Re California Innovations,

Inc., 329 F.3d 1334 (2003); Daesang Corp. V. Rhee Brothers,

77 U.S.P.Q.2D BNA 1753 (D. MD 2005), In re Hiromichi Wada,

194 F.3d 1297 (1999); McCarthy §14:33. Para ello, es

suficiente con demostrar que los consumidores identifican la

localización geográfica como el lugar de origen de los

productos. In re Les Halles de Paris J.V., ante.

Una vez el PTO concluye que existe un “goods/place

association”, debe determinar si dicha asociación resulta

engañosa. Sólo denegará la inscripción de una marca cuando

el “goods/place association” es un factor material para el

consumidor al decidir si adquiere el producto y lleva a éste

a adquirir un producto bajo la creencia falsa de que CC-2006-717 18

proviene de una localización geográfica particular, señalada

en la marca, cuando ese no es su origen verdadero. Véase

McCarthy §14:33. Adviértase que el enfoque principal del

NAFTA y el Lanham Act es evitar el uso de marcas engañosas o

fraudulentas. In Re California Innovations, Inc., ante.

Recalcamos que, si los productos provienen de la

localización geográfica, aun cuando exista un “goods/place

association”, no existe probabilidad de engaño al

II

Resulta primordial en la consideración del presente

caso destacar que la distinción lingüística entre las marcas

geográficamente engañosas, las marcas geográficamente

descriptivas y las marcas “primarily geographically

deceptively misdescriptive” no es mero capricho, sino que

delimita distinciones inequívocas trazadas en la ley y la

jurisprudencia. Ello como consecuencia de los requisitos y

efectos diversos de cada clasificación. Recuérdese que se

prohíbe tajantemente el registro de las marcas

geográficamente engañosas bajo la Sección (a) y la de las

marcas “primarily geographically deceptively misdescriptive”

bajo la Sección (e)(3), mientras las marcas geográficamente

descriptivas bajo la Sección (e)(2) pueden ser registradas

si se demuestra que han adquirido un significado secundario

o preliminarmente hasta tanto se demuestre un significado

secundario. Como consecuencia de ello, no son términos

intercambiables entre sí. Tomando en cuenta lo anterior, es CC-2006-717 19

preciso enfatizar que las partes no han delimitado tales

diferencias claramente y, al argumentar sus respectivas

posiciones, encontramos inconsistencias en torno al

fundamento de derecho en que basan sus alegaciones. Del

mismo modo, los foros recurridos han confundido el derecho

aplicable a la controversia ante nos. Veamos.

En su petición de certiorari, Ebel International

sostiene que Ebel Paris es una marca compuesta cuyo

significado principal es Ebel y no Paris. Como consecuencia

de ello, alega que la alusión a la ciudad de Paris no es un

elemento dominante, ni el que le distingue de otros

productos similares en el mercado. Así, pues, concluye que

Ebel Paris no es una marca geográficamente engañosa. En

apoyo a su argumento, indica que el logo lleva la palabra

Paris debajo de la palabra Ebel y en un tamaño mucho más

pequeño, evidenciando que la alusión a dicha ciudad es un

elemento de segundo plano. Además, resalta que existen otras

marcas que incluyen Paris en su nombre, por lo cual, lo que

las distingue entre sí no es la alusión a Paris sino la fama

y calidad del producto en particular, ya sea Ebel, L’Oreal o

cualquier otro.

Por otro lado, Ebel International alega que Ebel

France, sita en la ciudad de Paris, recibe las órdenes de

compra de parte de Belcorp, y controla la calidad y

manufactura de los productos Ebel Paris. Además, Ebel France

obtiene los contactos y contrata a los proveedores, los CC-2006-717 20

maquiladores6 y ensambladores que manufacturan los

productos. Por lo cual, a su juicio, existen contactos

suficientes con la ciudad de Paris. También indica que la

mayoría de los perfumes producidos en Francia no se

manufacturan en Paris, sino en centros de producción

ubicados alrededor de dicha ciudad, y aun así, el término

Paris ha sido utilizado en las marcas que representan tales

productos.

En oposición a todo lo anterior, la FIP reitera que la

marca Ebel Paris es geográficamente engañosa porque los

productos no provienen de dicha ciudad. En apoyo a tal

contención, alude a la Sección 2(e)(3) del Lanham Act sobre

las marcas “primarily geographically deceptively

misdescriptive”. También utiliza los mismos criterios a los

cuales aludió el Departamento de Estado para concluir que el

significado primario de la marca Ebel Paris es geográfico y

por tanto, ésta es engañosa. De otra parte, enfatiza que la

sede corporativa de Ebel International es Belcorp,

corporación peruana, por lo cual, la marca Ebel Paris

proviene de dicho país. Sobre el particular, indica que el

registro de la referida marca ha sido denegado en diversos

países latinoamericanos por tal motivo, e igual curso debe

seguirse en Puerto Rico.

6 Según la Real Academia Española, maquilar se define como importar materias primas, tratarlas y exportarlas. El gerente de marcas y proyectos internacionales de Belcorp indicó que maquila es cuando una planta fabrica para un tercero. CC-2006-717 21

Del expediente ante nuestra consideración surge que, al

evaluar si la marca Ebel Paris es engañosa, el oficial

examinador utilizó los siguientes criterios: (1) si el

significado primario de la marca es una localización

geográfica generalmente conocida; (2) si los bienes para los

cuales Ebel International solicita el registro se originan

en el lugar identificado en la marca; (3) si los

compradores, con toda probabilidad, creerían que los bienes

de servicio se originan en el lugar geográfico que se

menciona en la marca; y (4) si la representación engañosa

fue un factor material en la decisión de los compradores de

adquirir los productos en cuestión.

En torno al primer elemento, el oficial examinador

destacó que no existe controversia en torno a que Paris es

una localización geográfica conocida. Además, indicó que la

inclusión de la palabra Ebel no suprime ni minimiza la

presencia de la palabra Paris. Tampoco subsana el posible

engaño generado por el uso de la palabra Paris, en tanto los

consumidores pueden adquirir el producto bajo la creencia de

que los productos provienen de dicha ciudad.

En cuanto al segundo criterio, el oficial examinador

determinó que, según la prueba testifical y documental

sometida ante su consideración, resulta claro que los

productos que elabora y compra Ebel International se

producen en diversas regiones de Francia, más no en la

ciudad de Paris. CC-2006-717 22

Finalmente, en torno al tercer y cuarto criterio

señalado, el oficial examinador concluyó que ante el

renombre de Paris como el centro mundial de perfumes y

productos cosméticos, cualquier alusión a dicha ciudad en

una marca puede llevar al consumidor a creer que el producto

proviene de allí y es de calidad superior. En vista de que

los productos de Ebel Paris no provienen de tal ciudad, la

inclusión de la palabra Paris en la marca la torna engañosa.

Bajo fundamentos similares, el Tribunal de Apelaciones

confirmó la resolución del Departamento de Estado que

declaró con lugar la oposición al registro presentada por la

FIP. Determinó que la marca Ebel Paris era “primordialmente

geográficamente descriptiva de manera engañosa” bajo la

Sección 2(e)(3) del Lanham Act y por tanto, no era

registrable. Señaló que los productos de Ebel Paris no

provienen de la ciudad de Paris, ciudad reconocida

mundialmente por la producción de productos de belleza de

alta calidad. Además, sostuvo que Ebel International tampoco

llevaba a cabo algún tipo de investigación, desarrollo,

producción, ensamblaje, envasaje y embalaje de sus productos

en Paris. Incluso, señaló que todo lo relativo a la

publicidad de los productos se realizaba desde las oficinas

de Belcorp en Perú. Así, la inclusión de la palabra Paris,

con el propósito de evocar la ilusión de belleza y estilo

parisino, ciertamente induciría a los consumidores a

adquirir los productos bajo la creencia falsa de que eran

producidos en dicha ciudad. Por último, el Tribunal de CC-2006-717 23

Apelaciones indicó que Ebel Paris era una marca compuesta,

integrada de una palabra imaginaria – Ebel y un término

geográfico – Paris, cuyo significado primario era

geográfico.

III

Nos corresponde evaluar, en primer término, el método

utilizado por el oficial examinador al emitir su

determinación final. De las conclusiones de derecho

formuladas por el oficial examinador podemos inferir que

éste aplicó únicamente, y de forma modificada, el examen

establecido en In re California Innovations, ante, para

determinar si una marca es “primarily geographically

deceptively misdescriptive” bajo la Sección 2(e)(3) del

Lanham Act. También aludió a los Incisos (1), (4) y (7) del

Artículo 5(a) de la Ley de Marcas.

Es preciso señalar, además, que tanto la FIP en su

alegato en oposición como el oficial examinador en su

recomendación, erraron al aludir al Inciso (7) del Artículo

5 de la Ley de Marcas, el cual se refiere a la prohibición

de registrar cualquier

marca que sea idéntica a otra marca ya inscrita o conocida que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas o que tanto se asemeje a la marca perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del público o de lugar a engaño de los consumidores.

En el ámbito federal, ello se conoce como el

“likelihood of confusion” discutido en la Sección 2(d) del CC-2006-717 24

Lanham Act, 15 U.S.C.A. § 1052(d). Ésta prohíbe el registro

de una marca “which so resembles a mark registered in the

Patent and Trademark Office, or a mark or trade name

previously used in the United States by another and not

abandoned, as to be likely, when used on or in connection

with the goods of the applicant, to cause confusion, or to

cause mistake, or to deceive.”

Sin embargo, en la resolución del Departamento de

Estado no se señala que esté registrada o en proceso de

registro alguna marca igual o similar a Ebel Paris que

genere tal probabilidad de confusión. Las partes tampoco lo

han planteado. Claramente, el oficial examinador intentaba

enfatizar la necesidad de evitar el engaño a los

consumidores, pero el Inciso (7) abarca dicho tema en el

contexto de una solicitud de registro de una marca que es

idéntica a otra marca ya inscrita.

Ello no obstante, tal disposición no es de aplicación a

la controversia que aquí nos concierne, a saber, si la marca

Ebel Paris es “primarily geographically deceptively

misdescriptive”, término que, cabe destacar, no es

equivalente al de una marca geográficamente engañosa,

regulada por la Sección 2(a) del Lanham Act.

Lo anteriormente expresado nos lleva a considerar las

disposiciones de la Ley de Marcas que inciden sobre el

asunto que hoy resolvemos. El Artículo 5 (a)(4) de la Ley de

Marcas, 10 L.P.R.A. §171c, establece que no se registrará

ninguna marca que consista en palabras descriptivas de los CC-2006-717 25

productos que representa. A su vez, el Inciso (a)(5) del

referido artículo prohíbe el registro de palabras que

indican el género, especie, naturaleza, calidad o forma de

los productos. Por último, el Inciso (a)(6) proscribe el

registro de una marca que contenga nombres o términos

geográficos que indiquen la procedencia o el origen de los

productos que representa.

No obstante lo anterior, el Inciso (b) del Artículo 5

dispone que las marcas mencionadas en los Incisos (4) al (6)

antes citados podrán ser inscritas cuando han adquirido

“para los productos o servicios para los cuales se solicite

el registro, un carácter distintivo como consecuencia del

uso que se ha hecho de la[s] misma[s]” en el mercado. Dicha

disposición es equivalente a la exigencia federal de un

significado secundario o “secondary meaning” habilitado por

la Sección 2(f) del Lanham Act.

Claramente, los Incisos (a)(4) y (a(6) del Artículo 5

proscriben el registro de una marca descriptiva así como

aquella indicativa del lugar de origen de los productos,

salvo cuando éstas han adquirido un carácter distintivo o

significado secundario en el mercado.

Aún bajo el supuesto que la marca Ebel Paris fuere

catalogada como geográficamente descriptiva –-ya sea bajo el

Artículo 5(a)(4), (a)(6) o la Sección 2(e)(2) del Lanhan

Act, por ser indicativa del lugar de origen de los

productos-- según planteó la FIP en su oposición al registro

de la marca, ésta ciertamente sería registrable en tanto ha CC-2006-717 26

adquirido un “carácter distintivo como consecuencia del uso

que se ha hecho de la misma”, conforme dispone el Artículo

5(b) de la Ley de Marcas, así como su contraparte federal,

la Sección 2(f) del Lanham Act. En la página de Internet de

Ebel (www.ebelparis.com), aparece la palabra Ebel en letras

grandes y la palabra Paris debajo de ésta, en letras más

pequeñas, igual que la marca propuesta. Surge que los

productos son vendidos en Estados Unidos, Francia,

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, Méjico, Perú, Puerto Rico, República

Dominicana y Venezuela. No existe duda que la marca ha sido

utilizada de forma continua en Estados Unidos. Actualmente,

los productos Ebel Paris son mercadeados y vendidos en

Puerto Rico y demás países antes mencionados.

Por su parte, el testigo Acevedo Villalba declaró que

la compañía filial en Puerto Rico, Ventura Corporation, fue

creada por Ebel International y ha trabajado con la marca

Ebel Paris por cinco años en nuestro país con resultados

exitosos. Igualmente indicó que las ventas de Ebel

International ascienden los $700 millones de dólares

anualmente a nivel mundial, de los cuales el mercado

puertorriqueño genera alrededor de $50 millones anuales.

Por otro lado, al evaluar la naturaleza de la marca

Ebel Paris, es evidente que el término Ebel por sí solo

ciertamente constituiría una marca imaginable, ya que se

trata de una palabra creada con el único propósito de

representar los productos en cuestión. Las marcas CC-2006-717 27

arbitrarias o imaginables, conocidas en lo federal como

“arbitrary” o “fanciful” respectivamente, han sido

catalogadas como “inherently distinctive”. Ello en vista que

una marca imaginable fue creada con el único propósito de

servir como marca. Consecuentemente, distinto a lo que

ocurre con las marcas descriptivas, para su inscripción no

se requiere que el solicitante demuestre un significado

secundario. Véase McCarthy §11:1-11:2, 11:4-11:8.

Sin embargo, no existe controversia en torno a que Ebel

Paris es una marca compuesta. Una marca compuesta es aquella

que combina palabras que pueden ser utilizadas de forma

independiente. En aras de determinar si el significado

primario de una marca compuesta es una localización

geográfica, ésta debe ser evaluada en su totalidad. In re

Save Venice New York, Inc., 259 F.3d 1346, 59 U.S.P.Q. 2D

BNA 1778 (Fed. Cir. 2001); Véase McCarthy §14:11. Según bien

señaló la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito,

citando a McCarthy §14:6, “a composite geographical mark

should not be dissected into its parts to determine whether

it is primarily geographical or not. It is the likely

reaction of customers to the total mark that is at issue.”

California Cooler v. Loretto Winery, 774 F.2d 1451 (9th Cir.

1985). Así, pues, no podemos analizar la marca Ebel Paris de

forma fragmentada.

Ahora bien, la inclusión de un término geográfico no

impide que la marca sea registrable. McCarthy §11:59, 14:1.

De una parte, aunque sea geográficamente descriptiva, puede CC-2006-717 28

registrarse si posee un significado secundario o una vez se

demuestre que ha adquirido un significado secundario. Del

mismo modo, si el uso del término geográfico es arbitrario,

en tanto su inclusión en la marca no lleva a los

consumidores a creer que tal lugar es el origen de los

productos ni describe sus cualidades, es innecesario

demostrar un significado secundario porque posee el

“inherent distinctiveness” que cobija a las marcas

arbitrarias.

La Corte de Apelaciones Federal para el Segundo

Circuito ha destacado que “[t]he fact that a composite

phrase contains a geographical term does not necessarily

mean that the phrase, viewed as a whole, is a geographic

designation. The question is whether the phrase can be

construed to mean that the product is made in a certain

locale.” Forschner Group Inc. v. Arrow Trading Co. Inc.,

Una marca compuesta que contiene un término

inherentemente distintivo –-en este caso uno imaginable-- y

un término que no es distintivo, geográfico, podría, al

evaluarse en su totalidad, tornarse en distintivo (acquired

distinctiveness) a causa de la combinación de ambos

términos. McCarthy §15:67. Ahora bien, el solicitante debe

renunciar (disclaim) al uso del término que, de ser

utilizado por sí solo, no sería inscribible. McCarthy

§19:63. CC-2006-717 29

Sin embargo, adviértase que cuando la denegatoria de la

inscripción de una marca compuesta se basa en que ésta es

geográficamente engañosa bajo la Sección 2(a) del Lanham Act

o “primarily geographically deceptively misdescriptive” bajo

la Sección 2(e)(3), tal defecto no puede subsanarse mediante

un “disclaimer” o renuncia a la exclusividad sobre el

término geográfico, ya que la marca resulta engañosa de su

faz. McCarthy §14:31, §19:64, citando a In re Hiromichi

Wada, ante.

En resumen, un término geográfico es registrable cuando

se utiliza como una marca arbitraria y no existe un

“goods/place association” en la mente del consumidor entre

el producto y el lugar mencionado. Igualmente, si el

elemento geográfico de una marca coincide con el lugar de

procedencia de los productos, no cabe hablar de que la marca

es engañosa. No obstante, cuando la localización geográfica

utilizada en la marca es reconocida por la producción de

productos iguales o similares a los que representa la marca,

y ese no es el origen de los productos en cuestión, la marca

indudablemente es engañosa porque el consumidor adquirirá

los productos bajo la creencia falsa de que provienen del

lugar señalado en la marca.

IV

En vista de todo lo anterior, nos corresponde evaluar

la marca Ebel Paris a la luz del examen establecido en In re

California Innovations, ante, para determinar si es una CC-2006-717 30

marca “primarily geographically deceptively misdescriptive”.

Según señalamos anteriormente, el primer paso requiere

evaluar si el significado primario de la marca en cuestión

es una localización geográfica conocida.

Indudablemente, Paris no es una localización obscura o

desconocida, sino por el contrario, es una ciudad de

renombre a nivel mundial. En particular, es reconocida,

entre otras cosas, por ser el lugar de origen de productos

de belleza de gran fama y calidad. Sin embargo, el

significado primario de la marca Ebel Paris no es

geográfico. Nos explicamos.

Según bien señala Ebel International, de eliminarse la

palabra Paris, la marca retendría su significado primario:

Ebel. No obstante, tomando en cuenta que se trata de una

marca compuesta, debemos evaluar el significado primario de

Ebel Paris en su totalidad. En primer término, al observar

la marca propuesta, el consumidor contempla que la palabra

Ebel resalta a la vista en letras grandes y mayúsculas. Por

el contrario, la palabra Paris se ubica debajo de la palabra

Ebel, en letras más pequeñas y de menor grosor.

Ebel International destaca, acertadamente, que el

propósito principal de una marca es identificar un producto

particular y su fuente, diferenciándolo de otros productos

en el mercado. Es evidente que los consumidores compran los

productos de Ebel Paris por la marca en su totalidad y no

meramente porque incluye la palabra Paris. Como

consecuencia, resulta claro que el significado primario de CC-2006-717 31

la marca es la fama y calidad de los productos Ebel Paris.

La marca Ebel Paris se diferencia de marcas cuyo registro ha

sido denegado, tales como “The Venice Collection” y “New

York Ways Gallery”, en tanto el significado primario de

éstas era una localización geográfica conocida y sus

productos no provenían de dicho lugar. Véase In re Save

Venice New York, Inc., ante, In re Hiromichi Wada, ante.

Del testimonio de Acevedo Villalba surge que la

inclusión de la palabra Paris respondió a motivaciones

relacionadas al mercadeo del producto. Así, pues, aunque la

palabra Paris tenía el propósito de realzar la calidad de

los productos, descansando en la reputación internacional

que posee dicha ciudad en la manufactura de productos de

belleza, los productos efectivamente son manufacturados en

Francia.

Ha sido reconocido que algunas localizaciones

geográficas son utilizadas como marcas por motivo de su

renombre o fama, lo cual a su vez realza la calidad de sus

productos. McCarthy §14:36. Indudablemente, Paris es una

ciudad conocida mundialmente como el lugar de origen de

numerosos productos de belleza de la más alta calidad y

reputación. La inclusión del término Paris en una marca de

productos de belleza ciertamente alude a la fama de dicha

ciudad y podría llevar a un consumidor a adquirir el

producto por tal motivo. Sin embargo, cuando existe una

conexión entre los productos y la localización geográfica en

cuestión, no se genera tal probabilidad de engaño. Somos del CC-2006-717 32

criterio que los productos Ebel Paris y Ebel International

tienen vínculos suficientes con la ciudad de Paris. Veamos.

Acevedo Villalba declaró que es gerente corporativo de

marcas y proyectos internacionales de Belcorp, corporación

organizada bajo las leyes del Perú. Al expandir sus negocios

internacionalmente, desarrollaron Ebel International,

compañía que denominó como “matriz” con sede legal en

Bermuda, por razón de los incentivos tributarios y su

localización geográfica de acceso fácil a nivel

internacional. Al definir las funciones de cada ente

corporativo, indicó que Belcorp es la encargada de la

orientación estratégica para el lanzamiento de los

productos, la publicidad, la plataforma de acceso a los

mercados nuevos y las políticas de venta. Adviértase que

ninguna de estas funciones incide directamente sobre la

manufactura y control de calidad de los productos Ebel

Paris, sino se enfocan en la imagen del producto ya

terminado y los pasos a seguirse para introducirlo a los

diversos mercados.

Acevedo Villalba continuó indicando que Belcorp

trasmite toda esa información a las compañías filiales,

ubicadas en distintas regiones del mundo, incluyendo Puerto

Rico. Aclaró que Ebel International es la dueña de las

compañías filiales y tenedora (holding company) de los

productos de belleza y cuidado personal.

De otra parte, indicó que Ebel France, compañía filial

de Ebel International y constituida bajo las leyes de CC-2006-717 33

Francia, es la responsable de supervisar a los terceros que

investigan, manufacturan y maquilan los productos Ebel

Paris. Así, Ebel France es la que controla los

abastecimientos, la logística, la operación de desarrollo,

producción y control de calidad de los productos, que luego

son enviados desde Francia hacia América Latina. Asimismo,

explicó que el desarrollo, fabricación, maquilación y mezcla

de los ingredientes se lleva a cabo entre Ebel France y

varios fabricantes y proveedores, todos ubicados en Francia,

y luego los productos son envasados en Colombia7, país desde

el cual se distribuyen a doce países. Sobre el particular,

señaló que toda la investigación y manufactura de la esencia

de sus productos es llevada a cabo por MF Productions,

ubicada en Francia, y en el Centro de Biodermatologie des

Laboratoires Sérobiologiques, localizado a 400 km de la

ciudad de Paris.

De los contratos que obran en el expediente y del

testimonio de Acevedo Villalba, surge que Ebel France

contrata a terceros –-compañías francesas-- para la

producción de bulk8, empaque y embalaje de la fórmula

abastecida por Ebel International. En dichos contratos, las

partes acordaron que Ebel France era “una empresa dedicada a

la representación comercial e intermediación para

7 Previo al 1 de enero de 2005, los productos también eran envasados en Francia pero debido al alto costo de la mano de obra, dichas labores ahora se llevan a cabo en Colombia. 8 Es el resultado de la mezcla de los ingredientes para crear la fórmula del producto. CC-2006-717 34

operaciones de compra y venta en nombre de terceros, así

como para la compra y venta por cuenta propia de todo

producto para el cuidado del cuerpo, perfumería, cosméticos,

productos para el cuidado del cabello, artículos ópticos,

estéticos y todos aquellos productos o accesorios de lujo,

incluyendo los envases y artículos de embalaje que se

relacionen con estos productos.”

Acevedo Villalba también señaló que, para determinar el

origen de un producto, la Organización Mundial de Comercio

exige que el 60 por ciento de los componentes provengan del

país que alegan como origen y que el último proceso de

transformación importante sea hecho en dicho país. Sobre

ello, indica que más del 80 por ciento de los componentes de

los productos Ebel Paris se originan en Francia y el último

proceso de transformación es la maquilación, también llevada

a cabo en Francia.

Por último, indicó que la procedencia de los productos

Ebel Paris también es confirmada por la aprobación del Food

and Drug Administration (FDA por sus siglas en inglés),

agencia federal que impone requisitos estrictos para

demostrar el lugar de origen de los productos Ebel Paris -

–los cuales constan como “Made in France”-– antes de

permitirle acceso al mercado estadounidense. Acevedo

Villalba explicó que su cumplimiento con la designación del

origen de los productos también se refleja en el uso de la

marca Ebel por sí sola cuando se trata de productos

fabricados en Chile, Colombia o Perú. CC-2006-717 35

Surge del expediente que el único testigo fue Acevedo

Villalba. La FIP no presentó prueba testifical.

La FIP no rebatió la aseveración de Acevedo Villalba en

torno a que la esencia de los productos Ebel Paris son

manufacturados en el Centre de Biodermatologie des

Laboratoires Sérobiologiques, centro de investigación y

desarrollo de fórmulas de cosméticos, ubicado en Francia, y

que los encargados de la producción y maquilación de los

productos son compañías francesas. Por el contrario, admitió

que no existía controversia sobre ello.

La prueba presentada por la FIP ante el Departamento de

Estado incluyó los contratos suscritos entre Ebel France y

las compañías francesas antes reseñadas, así como varias

resoluciones procedentes de diversos países denegando las

solicitudes de registro de ciertas marcas. Sin embargo,

ninguna de las resoluciones antes mencionadas trataba sobre

la denegatoria del registro de la marca Ebel Paris en los

países en cuestión. Además, lo resuelto en otros países no

nos vincula, máxime tomando en cuenta que existen

diferencias sustantivas en lo relativo a las leyes

aplicables. Por el contrario, nuestro derecho marcario está

íntimamente ligado a la legislación y jurisprudencia federal

sobre dicho tema, la cual resulta altamente persuasiva ante

la escasez de nuestra jurisprudencia al respecto.

El único argumento de la FIP es que aun cuando los

productos Ebel Paris son manufacturados en Francia, no se

manufacturan en Paris per se. Además, señala que Ebel France CC-2006-717 36

es una subsidiaria de Ebel International, la cual a su vez

es la tenedora de las marcas de Belcorp, por lo cual, los

productos Ebel Paris le pertenecen a una corporación

peruana. Tal argumento ignora que es Ebel France la

responsable de todo lo relativo a la manufactura de los

productos Ebel Paris, particularmente del control de calidad

de éstos, la contratación de terceros encargados de crear

las fórmulas, mezclar los ingredientes y asegurar que el

producto terminado sea de la más alta calidad. Tales

funciones no las ejerce Belcorp ni Ebel International.

En vista de que la FIP admitió que no existe

controversia en torno a que el producto se fabrica en

Francia, y tomando en cuenta que Ebel France, ente que

maneja todo lo relativo a los productos Ebel Paris, está

ubicado en Paris, existen conexiones suficientes con dicha

ciudad. El hecho de que se trata de una compañía subsidiaria

no altera su rol primario en la fabricación de los productos

Ebel Paris. Máxime cuando Ebel International es la dueña de

dicha corporación y le ha conferido tales facultades de

forma exclusiva a Ebel France.

En ocasiones anteriores, hemos destacado que el

testimonio de un solo testigo sobre un hecho, que le merezca

entero crédito al tribunal, es suficiente para que dicho

hecho quede establecido. Regla 10(d) de las Reglas de

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Véase Santiago v. Méndez, 135

D.P.R. 540 (1994). Igualmente, aun cuando en asuntos de

credibilidad de la prueba concedemos, de ordinario, gran CC-2006-717 37

deferencia a las determinaciones de hechos efectuadas por

los foros recurridos, cuando a nuestro entender, sus

determinaciones no constituyen el balance más racional,

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba

presentada en el caso, es nuestro deber rechazar dicha

interpretación errada, situación a la que nos enfrentamos en

el día de hoy. Véase: Santiago v. Méndez, ante, Trinidad v.

Chade, 153 D.P.R. 280 (2001).

Por otro lado, no hay duda que es norma reiterada en

nuestro ordenamiento que las decisiones de las agencias

administrativas –-en vista de su conocimiento especializado

y experiencia en la materia-- tienen a su favor una

presunción de regularidad y corrección que debe ser

respetada. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

dispone que “[l]as determinaciones de hechos de las

decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal,

si se basan en evidencia sustancial que obra en el

expediente administrativo.” Sección 4.5, 3 L.P.R.A. §2175.

Evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener

una conclusión.”

Como corolario de lo anterior, de ordinario, nuestra

intervención debe limitarse a determinar si la agencia actuó

arbitraria o ilegalmente o de manera tan irrazonable que su

actuación constituyó un abuso de discreción. Camacho Torres

v. AAFET, res. 22 de mayo de 2006, 2006 TSPR 88; Otero v.

Toyota, res. 3 de febrero de 2005, 2005 TSPR 8. Por el CC-2006-717 38

contrario, “las conclusiones de derecho serán revisables en

todos sus aspectos por el tribunal.” Sección 4.5 de la LPAU,

3 L.P.R.A. §2175.

No obstante lo antes expresado, estamos convencidos de

que, en el caso de autos, el Departamento de Estado erró en

su interpretación del derecho aplicable. Por un lado,

recurrió al Artículo 5(7) de la Ley de Marcas cuando no se

presentó ante su consideración una controversia sobre marcas

idénticas o similares, conflictivas entre sí. Dicha errónea

decisión se fundamenta en el informe del oficial examinador.

Éste, en todo momento, indicó que la controversia a

resolverse era si la marca Ebel Paris era geográficamente

engañosa, cuando la realidad es que el asunto por resolverse

era si la marca Ebel Paris era “primarily geographically

deceptively misdescriptive”. No aplicó correctamente la

normativa aplicable al analizar si una marca es “primarily

geographically deceptively misdescriptive”.

Concluimos que el Departamento de Estado actuó de forma

arbitraria e irrazonable al evaluar la prueba desfilada y

efectuar conclusiones de derecho que distan de ser

correctas. Tomando en cuenta todo lo antes expuesto y

conforme lo resuelto en Posadas de Puerto Rico v. Sands

Hotel & Casino, ante, resulta claro –-y así lo resolvemos--

que la marca Ebel Paris no es una marca “primarily

geographically deceptively misdescriptive”. CC-2006-717 39

V

En mérito de lo antes expuesto, procede dictar

Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de

Apelaciones, y ordenar el registro de la marca Ebel Paris en

el Registro de Marcas del Departamento de Estado de Puerto

Rico.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual forma parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones, y se ordena el registro de la marca Ebel Paris en el Registro de Marcas del Departamento de Estado de Puerto Rico.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo, Interina