EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sylvia M. Bedrosian Heres, Ian Corretjer Andino y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ambos compuesta
Recurridos Certiorari
v. 2020 TSPR 158
Nestlé Purina Petcare, h/n/c 205 DPR _____ Purina Puerto Rico; Lucianne Hernández Abril; Roadtrip Production, Inc.; Mónica D. Santa Rodríguez
Peticionarios
Número del Caso: CC-2019-192
Fecha: 22 de diciembre de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Panel V
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Luis A. Oliver Fraticelli Lcda. Shylene De Jesús Rivera
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Francisco Ortiz Santini
Materia: Derecho Marcario - Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada. Distinciones entre una marca descriptiva y una marca genérica
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sylvia M. Bedrosian Heres, Ian Corretjer Andino y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ambos compuesta
Recurridos
v. Núm. CC-2019-0192 Nestlé Purina Petcare, h/n/c Purina Puerto Rico; Lucianne Hernández Abril; Roadtrip Production, Inc.; Mónica D. Santa Rodríguez
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2020
En esta ocasión, nos corresponde determinar si el
Tribunal de Apelaciones erró al revocar parcialmente una
sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia
luego de concluir que en el caso de epígrafe podía instarse
una reclamación válida al amparo de la Ley de Marcas del
Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre
de 2009, según enmendada, 10 LPRA sec. 223 et seq. (Ley
Núm. 169).
I.
El 27 de agosto de 2018, la Sra. Sylvia M. Bedrosian
Heres, el Sr. Ian Corretjer Andino (en adelante, matrimonio
Corretjer-Bedrosian) y la sociedad legal de gananciales
compuesta por éstos instaron una Demanda en contra de Nestlé
Purina Petcare (en adelante, Nestlé), h/n/c Purina Puerto CC-2019-0192 2
Rico, la Sra. Lucianne Hernández Abril1, Roadtrip
Production, Inc. y la Sra. Mónica D. Santa Rodríguez.2 En
ésta, el matrimonio Corretjer-Bedrosian alegó que la señora
Bedrosian Heres era la creadora de la marca de fábrica y
servicios “Pet Friendly” y que ésta acuñó por primera vez
esta frase en el mes de marzo del año 2016. Según el
matrimonio Corretjer-Bedrosian, esta frase en su
significación secundaria alude a “fomentar una cultura de
sensibilidad y aceptación a los animales en Puerto Rico,
especialmente a los perros”. Demanda, Ap. en la pág. 328.
Además, éste expuso que, por medio de la frase “pet
friendly”, designan espacios y negocios en Puerto Rico en
los cuales se acepta la presencia de mascotas.3 Id.
El matrimonio Corretjer-Bedrosian arguyó que los
demandados publicaron diversas promociones para el evento
“Purina Pet Friendly Week”, o “Purina Puerto Rico Pet
Friendly Week”, celebrado en el año 2016, con la intención
de usurpar y diluir la marca y frase “pet friendly” en su
1 Según la Demanda, la señora Hernández Abril laboraba como funcionaria ejecutiva de Purina Puerto Rico al momento de los hechos. Ésta era la encargada de la promoción y mercadeo de las marcas de fábrica y servicios pertenecientes a dicha empresa. 2 El 29 de agosto de 2018, el matrimonio Corretjer-Bedrosian
presentó una Demanda Enmendada a los únicos fines de rectificar la designación de los demandados identificados en el epígrafe. Específicamente, corrigió que era la compañía Nestlé Puerto Rico Inc. la que hacía negocios bajo Nestlé Purina Petcare y Purina Puerto Rico. Demanda Enmendada, Ap. en las págs. 312-321. 3 Para esto, los negocios autorizados por la señora Bedrosian Heres exhiben el logo de la marca “Pet Friendly” y son promocionados por ésta en sus redes sociales. CC-2019-0192 3
significación secundaria. Id. en las págs. 329-331. Alegó,
asimismo, que las promociones para ese evento incluían un
logo muy similar al de la marca de la señora Bedrosian
Heres. Según adujo el matrimonio Corretjer-Bedrosian, esto
pudo confundir al público, y generar la impresión de que
la marca “Pet Friendly”, y la frase análoga, pertenecían a
Nestlé. Id. en la pág. 332. Como resultado de lo anterior,
el matrimonio Corretjer-Bedrosian afirmó que la señora
Bedrosian Heres fue privada de oportunidades comerciales.
Además, el matrimonio Corretjer-Bedrosian arguyó que
los demandados se apropiaron y materializaron unas ideas
que habían sido compartidas con éstos por la señora
Bedrosian Heres. Entre estas ideas figuraban la creación
de una aplicación para los sistemas operativos de teléfonos
inteligentes y de un registro de negocios en una página de
internet que permitiera a los usuarios localizar
establecimientos “pet friendly”. Id. en las págs. 332-333.
Por todo lo anterior, amparándose en las disposiciones
de la Ley Núm. 169, el matrimonio Corretjer-Bedrosian
solicitó que se emitiera un interdicto preliminar y
permanente para prohibir a los demandados el uso de la marca
“Pet Friendly” y de la frase “pet friendly”, evitar que se
continuara con el desarrollo y promoción de la aplicación,
así como del registro de negocios. Éstos solicitaron una
compensación en daños económicos y la concesión de daños
estatutarios “conforme provee la Ley de Propiedad
Intelectual de Puerto Rico”, Ley de Propiedad Intelectual CC-2019-0192 4
de Puerto Rico, Ley Núm. 96 de 15 de julio de 1988, según
enmendada, 31 LPRA sec.1401, et seq. (Ley Núm. 96)4 Id. en
las págs. 334-335.
Así las cosas, el 28 de agosto de 2018, el Tribunal
de Primera Instancia emitió una Orden mediante la cual
señaló una vista para el 6 de septiembre de 2018 con el
propósito de dilucidar la procedencia del interdicto
preliminar solicitado por el matrimonio Corretjer-
Bedrosian. Orden, Ap. en las págs. 323-324.
El 5 de septiembre de 2018, los demandados Nestlé y
la señora Hernández Abril comparecieron mediante una
Solicitud de desestimación y oposición a solicitud de
injunction preliminar. En lo pertinente, Nestlé y la señora
Hernández Abril indicaron que procedía la desestimación de
la demanda de conformidad a la Regla 10.2(5) de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5), pues la
demanda incoada dejaba de exponer una reclamación que
justificara la concesión de un remedio a la luz de la Ley
Núm. 169 y de la Ley Núm. 55. Solicitud, Ap. en la pág.
267. Ello, pues expresaron que -aun tomando como ciertas
las alegaciones materiales de hecho expuestas en la
demanda- el matrimonio Corretjer-Bedrosian no demostró que
tuviera derechos sobre una marca válida que ameritara
protección bajo alguna de las legislaciones anteriormente
4 Esta legislación fue derogada por la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, Ley Núm. 55 de 9 de marzo de 2012, 31 LPRA sec. 1401 et seq. (Ley Núm. 55). CC-2019-0192 5
citadas. Éstos indicaron, además, que no se cumplieron los
criterios necesarios para la emisión del interdicto
preliminar estatutario.
Destacaron que, según surge de la demanda, los
demandantes no disponían de un Certificado de Registro
expedido por el Registro de Marcas y Nombres Comerciales
(en adelante, Registro de Marcas) ni por el United States
Patent and Trademark Office (en adelante, USPTO, por sus
siglas en inglés). Id. Nestlé y la señora Hernández Abril
argumentaron, además, que la frase “pet friendly” era un
término genérico que no es registrable ni puede ser
apropiado o utilizado exclusivamente por una persona o
entidad para identificar productos y/o servicios.5 Id.
Para sustentar su contención de que la marca era una
genérica, hicieron referencia a diversas fuentes e
incluyeron varios enlaces a páginas de internet mediante
notas al calce. Asimismo, la Solicitud se acompañó con
varias capturas de pantalla (“screenshots”) e impresiones
de las diversas fuentes; entre éstas: artículos de
periódicos, blogs, promociones y páginas de redes sociales,
en su mayoría de Puerto Rico. Mediante éstas, se pretendía
demostrar que el término “pet friendly” había sido
5 Uno de los fundamentos esbozados por Nestlé y la señora Hernández Abril para demostrar el carácter genérico y común de la frase “pet friendly” fue la definición del término provista por el Cambridge Dictionary. (“used to describe a place that is suitable for pets or where you can stay with your pet.”) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pet- friendly (última visita 1 de agosto de 2020). CC-2019-0192 6
utilizado por múltiples entidades, establecimientos e
individuos en distintas plataformas y medios desde mucho
antes de que la señora Bedrosian Heres alegadamente acuñara
la frase. Id. en las págs. 285-310.
El 6 de septiembre de 2018, el matrimonio Corretjer-
Bedrosian presentó una Oposición a la Solicitud de
Desestimación. En síntesis, expresó que la comparecencia
de Nestlé y la señora Hernández Abril mediante una moción
de desestimación era ineficaz, toda vez que se discutieron
los méritos de la reclamación y se formularon materias
nuevas. Oposición, Ap. en la pág. 143.
De otro lado, arguyó que el mero uso de la marca y la
frase le confiere al matrimonio Corretjer-Bedrosian
derechos propietarios sobre las mismas, por lo que ostentar
el Certificado de Registro no es una condición
indispensable para ello.6 Id. en la pág. 144. Éste adujo
que, si bien “pet friendly” podía considerarse un término
6 Anejaron, no obstante, una impresión de la página del Sistema de Registro de Marcas y Nombres Comerciales en Línea del Departamento de Estado. Ésta indicaba que el 25 de abril de 2016 se había presentado una solicitud para registrar una marca, la cual era de tipo “diseño/forma especial”. La descripción de la marca, según dispuesta en el documento, lee “cara de perro en forma de globo al estilo punto en mapa ‘checkpoint’con orejas negras, ojos y boca negra. Letras del logo en azul y negras”. Si bien el logo sometido incluyó la frase “pet friendly”, y en la solicitud de registro se identificó la frase como parte de los “elementos literales” del mismo, nada se estableció sobre el registro de la frase en sí. Cabe destacar que de la impresión surge que el estatus de la solicitud era “sometid[a]”. Anejo Oposición a la Solicitud de Desestimación, Ap. en la pág. 150. CC-2019-0192 7
genérico en el idioma inglés, éste podía convertirse en una
marca válida en nuestra jurisdicción. Id. en la pág. 145.
Posteriormente, el 8 de septiembre de 2018,
comparecieron ante el foro primario Nestlé y la señora
Hernández Abril mediante una Réplica a “Oposición a la
Solicitud de Desestimación”. Réplica, Ap. en las págs. 239-
256. En ésta, esbozaron esencialmente los mismos
argumentos esgrimidos en la solicitud de desestimación.
Además, en la nota al calce número cuatro (4) de este
escrito, Nestlé y la señora Hernández Abril solicitaron al
tribunal de instancia que tomara conocimiento judicial de
los documentos -capturas de pantalla e impresiones-
contenidos en su solicitud de desestimación.7 Réplica, Ap.
en la pág. 153. El 10 de septiembre de 2018,8 el matrimonio
Corretjer-Bedrosian presentó una Dúplica a la Réplica de
Nestlé Puerto Rico et als. Dúplica, Ap. en las págs. 230-
237.
Así las cosas, el 17 de septiembre de 2018, el foro
primario emitió una Orden mediante la cual dejó sin efecto
el señalamiento de vista evidenciaria que estaba pautada
para el 20 de septiembre de 2018. Esto, para evaluar los
7 Anejaron, además, un artículo de un periódico local, con fecha del 15 de mayo de 2009, cuyo copete leía: “Pet Friendly [:] Cada vez son más las hospederías y los sitios públicos que aceptan animales de compañía”. 8 Ese mismo día, la señora Bedrosian Heres presentó un Aviso
de Desistimiento Parcial, por vía del cual desistió de su reclamación interdictal contra las co-demandadas Roadtrip Productions Inc. y Mónica D. Santa Rodríguez. Aviso, Ap. en la pág. 228. CC-2019-0192 8
diversos escritos presentados por las partes y realizar las
determinaciones correspondientes a la moción dispositiva
presentada por Nestlé y la señora Hernández Abril. Orden,
Ap. en la pág. 226.
Finalmente, el 24 de octubre de 2018, el Tribunal de
Primera Instancia emitió una Sentencia. El foro primario
resolvió que, en virtud de las disposiciones de la Ley Núm.
169, el término “pet friendly” era uno genérico. Por lo
tanto, éste no estaba sujeto a ser apropiado o utilizado
exclusivamente por la señora Bedrosian Heres ni persona
alguna en particular. Sentencia, Ap. en la pág. 224. Incluyó
en apoyo a su determinación la definición del término “pet
friendly” según dispuesta en el Cambridge Dictionary.
Asimismo, determinó que la frase “corroboradamente se
utilizaba en este territorio precisamente para identificar
los servicios para los cuales la parte demandante la reclama
desde años antes de que ésta la ‘acuñara’ en el comercio
en marzo de 2016”. Id. El tribunal de instancia dictaminó,
entonces, que no procedía la concesión de remedio bajo los
injunction estatutarios presentados, ni por las
reclamaciones de conformidad con la Ley Núm. 55.
Con relación a la reclamación instada bajo ese
estatuto, el foro primario concluyó que las alegaciones
sobre la apropiación no autorizada de las ideas de la señora
Bedrosian Heres eran improcedentes pues esta legislación
no otorga protección a las ideas ni a los derechos del
autor en su vertiente de derechos patrimoniales. Id. Como CC-2019-0192 9
consecuencia, el foro de instancia desestimó la demanda con
perjuicio, pues concluyó que la señora Bedrosian Heres no
tenía una causa de acción que justificara la concesión de
un remedio. Id. en la pág. 225.
Insatisfecho, el 2 de noviembre de 2018, el matrimonio
Corretjer-Bedrosian recurrió ante el Tribunal de
Apelaciones mediante un recurso de Apelación Civil.
Apelación, Ap. en la pág. 73. En ésta, alegaron que el
Tribunal de Primera Instancia incidió al privarlos de su
día en corte y por negarle remedios a tenor de la normativa
vigente sobre propiedad intelectual. Igualmente, reiteraron
que el tribunal de instancia había errado al evaluar la
moción presentada por Nestlé y la señora Hernández como una
solicitud de desestimación y no como una moción de sentencia
sumaria. Id. en la pág. 76.
Por su parte, el 3 de diciembre de 2018, Nestlé y la
señora Hernández Abril presentaron ante el foro apelativo
intermedio un escrito titulado Alegato en Oposición a
Apelación. Alegato, Ap. en la pág. 44. En su alegato, Nestlé
y la señora Hernández Abril indicaron que procedía que el
Tribunal de Primera Instancia tomara conocimiento judicial
de los documentos “generados por fuentes confiables y de
fácil corroboración” que fueron anejados a su moción de
desestimación, pues así lo habían solicitado. Id. en la
pág. 49.
Así las cosas, el 22 de enero de 2019, el Tribunal de
Apelaciones notificó una Sentencia mediante la cual revocó CC-2019-0192 10
parcialmente el dictamen apelado en cuanto a la
desestimación sobre la reclamación bajo la Ley Núm. 169.
Sentencia, Ap. en la pág. 25. El foro apelativo intermedio
concluyó que los anejos comprendidos en la moción de
desestimación presentada por Nestlé y la señora Hernández
Abril tuvieron el efecto de introducir materias nuevas. Por
consiguiente, el foro intermedio indicó que el tribunal de
instancia estaba obligado a considerar la moción de
desestimación como una de sentencia sumaria bajo la Regla
36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36. Id. en la
pág. 34.
Según el criterio del Tribunal de Apelaciones, una
evaluación de las alegaciones enunciadas en la demanda
develó que de éstas surgen hechos suficientes para que el
foro primario concluyera que el matrimonio Corretjer-
Bedrosian podría tener una causa de acción que justificara
la concesión de un remedio al amparo del estatuto que rige
el derecho marcario puertorriqueño. Id. De otra parte, el
foro apelativo intermedio precisó que el Tribunal de
Primera Instancia actuó correctamente al desestimar el
reclamo bajo la Ley Núm. 55. Ambas partes presentaron
oportunamente sendas mociones de reconsideración parcial,
las cuales fueron denegadas por el Tribunal de Apelaciones.
Ap. en las págs. 3-23.
Inconformes, el 19 de marzo de 2019, Nestlé y la señora
Hernández Abril recurrieron ante este Tribunal mediante el
recurso de certiorari que nos ocupa. En éste, destacan los CC-2019-0192 11
mismos señalamientos argumentados ante el foro intermedio
mediante su solicitud de reconsideración, a saber: (1) que
el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que el foro
primario debió evaluar la solicitud de desestimación según
las normas aplicables a una moción de sentencia sumaria y
(2) que incidió al determinar que existe una posibilidad
de que el matrimonio Corretjer-Bedrosian tenga una causa
de acción válida a la luz de la Ley Núm. 169. Petición de
certiorari, en la pág. 9. El 31 de mayo de 2019, notificamos
una Resolución mediante la cual expedimos el recurso.
En su alegato ante este Tribunal, Nestlé y la señora
Hernández Abril incluyeron las solicitudes de registro para
la marca “Pet Friendly PR”9 y para la marca y diseño “Pet
Friendly” presentadas ante la USPTO por la señora Bedrosian
Heres en las cuales se consignó una renuncia
(“disclaimer”). Esta renuncia indica que “no claim is made
to the exclusive right to use ‘pet friendly’ apart from the
mark as shown.” Suplemento al Apéndice de las
Peticionarias, en las págs. 1-5.
Por su parte, el matrimonio Corretjer-Bedrosian
enfatizó, entre otros argumentos, el alegado plagio que
hizo Nestlé a su logo. Id. en la pág. 8. Asimismo, criticó
nuevamente el uso de un diccionario del idioma inglés para
9 De las capturas de pantallas incluidas en la Demanda, surge que las redes sociales mediante las cuales se promocionan los lugares aprobados por la señora Bedrosian Heres se identifican como “Pet Friendly PR”. Demanda, Ap. en la pág. 328. CC-2019-0192 12
evaluar la significación primaria del término “pet
friendly”. Esto, por considerar que la señora Bedrosian
Heres le había infundido un giro semántico a una frase que
no forma parte del léxico castellano. Id. en la pág. 13.
Por lo anterior, sostuvo que el Tribunal de Apelaciones no
erró en su dictamen.
Así, pues, con el beneficio de la comparecencia de
ambas partes, estamos en posición de resolver.
II.
La Ley Núm. 169 es el estatuto rector del derecho
marcario en nuestra jurisdicción.10 El derecho marcario
procura, principalmente, evitar la confusión entre el
público consumidor sobre el origen del producto o servicio
que la marca identifica al promulgar la correcta
identificación de la fuente de éstos. De otro lado, persigue
resguardar la reputación, plusvalía, así como la calidad
que la marca haya desarrollado. Arribas v. American Home,
165 DPR 598, 605 (2005); Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park
and Fly, Inc., 469 US 189, 198 (1985).
Una marca constituye todo signo o medio -entre los que
figuran: palabras, nombres, símbolos, imágenes o estilos
10 Según este Tribunal ha pautado anteriormente, la legislación y jurisprudencia federal sobre marcas es en extremo persuasiva para la resolución de controversias de esta naturaleza. Asimismo, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 169 establece que ésta integra elementos de diversas leyes federales sobre dicho asunto. Véase, Exposición de motivos, Ley Núm. 169. Véanse, además, Federation des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 626 (2007); Posadas de PR v. Sands Hotel, 131 DPR 21, 35 (1992). CC-2019-0192 13
comerciales, medios, logos, diseños, colores, sonidos,
olores, formas, objetos o una combinación de éstos- que
sirva para distinguir en el mercado productos o servicios
de una persona de productos o servicios de otro proveedor.
10 LPRA sec. 223(F). Es decir, una marca constituye todo
elemento distintivo que permita diferenciar un producto o
servicio de otros en el mercado. La Ley Núm. 169 incluye a
las marcas de fábrica, marcas de servicio, marcas de
certificación y marcas colectivas dentro de su ámbito de
protección. Por ser de mayor relevancia para el caso de
autos, procede evaluar los contornos que rigen las marcas
de fábrica y las marcas de servicios.
Una marca de fábrica es aquella que sirve para
discernir entre una empresa, organización comercial o los
bienes del propietario de la marca y la de aquellos
manufacturados o vendidos por otra persona. Igualmente,
ésta persigue indicar la fuente de dichos bienes, aunque
no sea conocida. 10 LPRA sec. 223(G). Por otra parte, la
marca de servicio caracteriza y distingue los servicios que
ofrece una persona de los servicios que ofrece otra. Esta
categoría de marca no identifica objetos tangibles, sino
una acción o producto inmaterial que realiza el proveedor
para satisfacer una demanda. Posadas de PR, 131 DPR en la
pág. 33. Tal como las otras clases de marcas, por medio de
la marca de servicio se orienta al consumidor sobre el
origen de éste, aunque no sea uno de renombre. 10 LPRA sec. CC-2019-0192 14
223(H). La distinción entre estas marcas estriba entonces
en el tipo de actividad comercial que pretenden distinguir.
En nuestra jurisdicción, el derecho propietario sobre
una marca se adquiere mediante el uso de ésta en el comercio
o por medio del registro de la misma en el Registro de
Marcas del Departamento de Estado cimentado en la intención
genuina de utilizar la marca en el comercio eventualmente.
10 LPRA sec. 223a. El requisito del uso de la marca en el
comercio hace referencia al uso legal de buena fe de ésta
y el cumplimiento con este requisito varía según la
categoría de marca. 10 LPRA sec. 223(S). Conforme a lo
dispuesto en la Ley Núm. 169, una marca se reputa en uso
1) en bienes, cuando la marca es colocada de cualquier forma en los bienes; o en sus empaques o contenedores; o en las etiquetas adheridas a los bienes; o en los anaqueles, vitrinas o mostradores; o, si por la naturaleza del bien, se hace impráctico el adherirle una etiqueta con la marca; entonces en documentos asociados con los bienes o su venta; y los bienes son vendidos o transportados en Puerto Rico; y 2) en servicios, cuando la marca es usada o desplegada en la venta o promoción de los servicios; y los servicios se llevan a cabo en Puerto Rico.
10 LPRA sec. 223(S)(1)(2)
De esta forma, queda instituido el criterio rector
para que una marca alcance protección jurídica: el uso de
ésta en determinado mercado y jurisdicción en conexión con
el producto o servicio. Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117
DPR 313, 325 (1986). En virtud de esto, la falta de
inscripción de una marca en uso no es óbice para que se le
reconozcan derechos propietarios sobre ésta a la persona CC-2019-0192 15
natural o jurídica que la haya impulsado. Siendo así, la
mera inscripción de la marca podría ceder ante el reclamo
de un usuario que demuestre que la empleó con anterioridad,
pues éste tiene mejor derecho sobre la misma. Arriba, 165
DPR en la pág. 605. Sin embargo, el Certificado de Registro
expedido por el Secretario de Estado será “evidencia prima
facie de la validez de la marca”. 10 LPRA sec. 223j
El Artículo 5 de la Ley Núm. 169 precisa las instancias
en las cuales una marca no es registrable,
independientemente de su uso, lo que incide en su
suficiencia para ser protegida. En lo pertinente, el
estatuto dispone que no se registrarán marcas que estriben
en
[…] (4) Palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que hayan adquirido significación secundaria. (5) Palabras para indicar el género de los bienes o servicios en los cuales se usa. […] (8) Una marca que sea igual o similar y que pueda causar probabilidad de confusión en cuanto al origen de los bienes o servicios con otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio en Puerto Rico por otra persona y que se use o usará en bienes o servicios iguales o similares a los de la marca registrada o previamente utilizada en el comercio de Puerto Rico. (énfasis suplido).
10 LPRA sec. 223c
Este Tribunal ha distinguido cuatro (4) tipos de
marcas; a saber: (1) genéricas, (2) descriptivas, (3)
sugestivas, (4) arbitrarias o imaginables. Federation des
Ind., 172 DPR en la pág. 624; Posadas de PR, 131 DPR en la CC-2019-0192 16
pág. 37. Las primeras dos (2) categorías están incluidas
en la Ley Núm. 169 como categorías no registrables. Empero,
es necesario resaltar que -como bien menciona la
disposición estatutaria anterior- las marcas descriptivas
pueden registrarse, y lograr protección jurídica, siempre
que hayan alcanzado significación secundaria. En cambio,
las marcas sugestivas, arbitrarias o imaginables tienden a
identificar fácilmente la procedencia del producto o
servicio por lo que gozan de ser inherentemente distintivas
y, por ende, acreedoras de protección bajo el derecho
marcario. Posadas de PR, 131 DPR en las págs. 37-39. Véase,
además, Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 US 763
(1992).
Una marca arbitraria o imaginable no está relacionada
con las cualidades del producto o servicio que identifica.
Esta categoría alude a las marcas que surgen de palabras
inventadas por los comerciantes, precisamente con el
propósito de lograr distintividad, o aquellas que consisten
en palabras ordinarias que no están vinculadas con el
producto o servicio. Colgate-Palmolive, 117 DPR en la pág.
326. Por su parte, las marcas sugestivas precisan que el
consumidor emplee su imaginación e ingenio en torno a una
característica particular del producto o servicio la cual
se resalta. Id. Véase, además, Federation des Ind., 172 DPR
en la pág. 625. Tanto las marcas arbitrarias o imaginables,
como las marcas sugestivas, adquieren protección de forma CC-2019-0192 17
inmediata una vez se utilizan en el comercio. Posadas de
PR, 131 DPR en las págs. 37-39.
Como ya mencionamos, a diferencia de estos tipos de
marcas, las marcas descriptivas no pueden ser utilizadas
con exclusividad por persona o entidad alguna hasta tanto
adquieran una significación secundaria en el mercado. Una
marca es descriptiva cuando meramente imparte información
al público consumidor sobre algún ingrediente o
característica del artículo o servicio, tales como el
color, olor, función, dimensiones y la calidad de éste.
Véanse, Colgate-Palmolive, 117 DPR en la pág. 326; 87 C.J.S.
Trademarks, Trade Names, and Unfair Competition sec. 52
(2020). La significación secundaria en el derecho de marcas
se evalúa desde la impresión y percepción del consumidor.
Esto es, el carácter distintivo de una marca descriptiva -
la significación secundaria- se agencia cuando el
reconocimiento de parte del consumidor es tal que éste
asocia la marca directamente con el productor u origen del
producto o servicio como fuente única del mismo. Véase
Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 DPR 372, 386-387
(1964); Kellog Co. v. National Biscuit Co., 305 US 111, 118
(1938). Véanse, además, 2 McCarthy on Trademarks and Unfair
Competition sec. 15:5 (5th ed.) (2020); Park 'N Fly, Inc.,
469 US en la pág. 194.
Para acreditar que una marca descriptiva ha adquirido
significación secundaria, la Ley Núm. 169 acepta que se
presente evidencia de uso continuo de ésta en el comercio CC-2019-0192 18
por un periodo de cinco (5) años con anterioridad a la
fecha en la que se alega que la misma adquirió dicha
significación para los productos o servicios que
identifica. 10 LPRA sec. 223. Ello, con el propósito de
facilitar que una marca de esta índole logre acceso al
Registro de Marcas.
En contraste, una marca se considera genérica cuando
ésta se reconoce como el nombre común de una clase, de un
género, y no de un producto o servicio proveniente de una
fuente determinada. Véase Colón v. Carlos Martínez, Inc.,
112 DPR 846 (1982). Así, una marca genérica no se puede
utilizar únicamente por persona o entidad alguna si se
emplea para identificar un producto o servicio que es parte
de esa clase. Véase United States Patent and Trademark
Office v. Booking.com B. V., 140 S. Ct. 2298 (2020).
Por lo tanto, si el significado primario de la marca
-a partir de la percepción de los consumidores- identifica
cierto tipo de producto o servicio, en lugar del productor
o proveedor de éste, la marca es un término genérico y no
puede ser una marca comercial válida. 87 C.J.S. Trademarks,
Trade Names, and Unfair Competition, supra. Este tipo de
marca no es acreedora de protecciones legales que propendan
a permitir su uso exclusivo. Lo anterior,
independientemente del significado secundario que haya CC-2019-0192 19
podido adquirir la marca. Posadas de PR, 131 DPR en la pág.
39.11
Si bien las distinciones entre una marca descriptiva
y una marca genérica son trascendentales por sus
repercusiones en el derecho marcario, la categorización de
una marca de una u otra forma muchas veces resulta
engorroso. Esto, pues en determinado contexto una marca
puede considerarse genérica y en otro, descriptiva o
arbitraria. Posadas de PR, 131 DPR en la pág. 40. El
elemento “genérico” no es -necesariamente- una
característica intrínseca o inmutable de una marca. Véase,
S. Snow Mfg. Co. v. Snow Wizard Holdings, Inc., 829 F.
Supp. 2d 437 (E.D. La. 2011).
Es por esto que, en Colón v. Carlos Martínez, supra,
este Tribunal pautó que una palabra genérica en el léxico
de un idioma extranjero no es inherentemente genérica al
introducirse y utilizarse en nuestro país. En este caso,
la controversia versaba sobre el carácter genérico de la
palabra “barong” -la cual significa “camisa o guayabera”
en el idioma tagalo de las Islas Filipinas- al utilizarse
por dos (2) productores de ropa diferentes en el mercado
11 Aun las marcas arbitrarias pudieran advenir genéricas con el uso y el paso del tiempo, dependiendo del significado primario impregnado al término por el consumidor. Posadas de PR, 131 DPR en la pág. 40 (citando a Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., 624 F.2d 366, 374 (1st Cir. 1980), donde se determinó que la marca “export soda” se había convertido en una marca genérica en Puerto Rico, pues el consumidor de esta jurisdicción nombraba de esa forma a una clase de galleta). CC-2019-0192 20
puertorriqueño. Para esto, se adoptó un estándar
relativamente sencillo:
[S]i el público en general conoce el significado genérico de la palabra en el idioma extranjero, la palabra mantendrá su carácter original. Si el significado genérico no es conocido, o lo es por una porción ínfima de la población general, entonces el vocablo perderá su condición genérica y será susceptible de convertirse en una marca de fábrica válida.
Id. en la pág. 849.
Algunos de los factores evaluados por los tribunales
al calificar una marca como descriptiva o genérica son: (1)
el uso genérico del término por los competidores sin que
dicho uso haya sido impugnado, así como el uso genérico de
la marca por parte del dueño de ésta; (2) la definición del
término en el diccionario, lo que constituye un elemento
relevante, aunque no dispositivo; (3) el uso genérico del
término en revistas o periódicos especializados; (4) el
testimonio de personas en el mercado y (5) encuestas a los
consumidores. 87 C.J.S. Trademarks, Trade Names, and Unfair
Competition, supra. Todos estos factores, evaluados en
conjunto, podrían incidir sobre el nivel de protección
jurídica al que puede aspirar una marca.12
12 Es imperativo enfatizar, pues, que el mero uso y la repetición continua de determinado término, así como la publicidad que se le dé a éste, no le confiere cualidad de marca válida. Véase, DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co., 85 F.2d 75, 30 U.S.P.Q. 332 (C.C.A. 2d Cir. 1936) (“It is not effort but results in the minds of customers that creates trademark rights.”). CC-2019-0192 21
En tal caso, el diccionario se considera de utilidad
como instrumento de análisis para evaluar el significado
primario de un término pues presenta “evidencia apropiada
y relevante”. Posadas de PR, 131 DPR en la pág. 41 (citando
American Heritage Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co.,
494 F.2d 3, 11 (5th Cir. 1974)). Véase, además, Hasbro, Inc.
v. MGA Entertainment, Inc., 497 F.Supp.2d 337, 344 (“This
dictionary evidence is persuasive because “[i]f the term
... appear[s] in a standard dictionary in lower case, [it
is] powerful evidence that the term [is] generic, because
nouns and other nominatives listed in dictionaries, save
for the occasional proper name, denote kinds rather than
specific entities (‘dog,’ not ‘Fido’).”).
III.
En nuestra jurisdicción, es un principio medular que,
al instar una acción por violación a una marca válida, se
evidencie que el uso en el mercado de la otra marca genera
una probabilidad, y no una mera posibilidad, de confusión
en el consumidor. Posadas de PR, 131 DPR en la pág. 36. La
probabilidad de confusión se sopesa en virtud del siguiente
criterio: que un comprador prudente y razonable adquiera
un producto o servicio bajo la creencia de que está
comprando otro. Id. en la pág. 43.
Para prevalecer en una solicitud de interdicto por una
infracción de marca, la parte que reclama debe demostrar:
(1) que el nombre sobre el cual desea la exclusividad sobre
determinado producto o servicio es protegible o está sujeto CC-2019-0192 22
a ser apropiado; (2) que fue quien primero lo utilizó en
conexión con su producto o servicio en este foro, Puerto
Rico; (3) que existe una probabilidad de confusión al
consumidor entre su marca y la del demandado; y (4) […] que
dicha probabilidad de confusión le causa un daño
irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en
ley. Id. en la pág. 37.
La determinación sobre si, en efecto, existe una
probabilidad de confusión entre marcas dependerá de una
evaluación de las circunstancias de cada caso. Algunos
elementos que el tribunal debe considerar son: (1) la
similaridad entre las marcas; (2) la similaridad entre los
productos o servicios; (3) la fuerza de la marca o su
distintivo; (4) la intención del segundo usuario al adoptar
la marca; y (5) evidencia de confusión actual o real. Id.
en la pág. 45.
A su vez, la Ley Núm. 169 provee una causa de acción
contra quien infrinja el derecho de uso exclusivo de una
persona sobre una marca. Ésta dispone que
Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular registral o del dueño de una marca, reproduzca, falsifique, copie, imite, use o intente usar una marca igual o similar a una marca registrada bajo esta Ley, o que se usa en el Comercio de Puerto Rico con anterioridad al uso por parte de tal persona, que pueda causar probabilidad de confusión o engaño en cuanto al origen de los bienes o servicios o en cuanto a endoso o asociación, será responsable en una acción civil al titular registral, o al dueño, y/o a la persona con autorización por escrito de parte del dueño de la marca, y cualquiera de los cuales podrá presentar una demanda contra tal persona y solicitar un interdicto, orden de CC-2019-0192 23
incautación, daños y/o cualquier otro remedio que en derecho proceda.
10 LPRA sec. 223w IV.
A pesar de las irregularidades procesales suscitadas
en los foros inferiores, de las cuales ambas partes tomaron
provecho al presentar evidencia para apoyar sus
planteamientos, queda claro que la desestimación realizada
por el Tribunal de Primera Instancia se realizó en función
de la patente falta de una reclamación que justificara la
concesión de un remedio. Así, la controversia en este caso
se reduce a determinar si la frase “Pet Friendly” puede
utilizarse como una marca de servicio válida en nuestra
jurisdicción a la cual le cobija la protección concedida
bajo la Ley Núm. 169 y la normativa vigente relacionada al
derecho marcario. Veamos.
La parte peticionaria arguye que el foro apelativo
intermedio erró al determinar que existe una posibilidad
de acción válida a la luz de la Ley Núm. 169. Entendemos
que le asiste la razón. Debido al manejo del caso en
instancia, el Tribunal de Apelaciones debía estudiar la
totalidad del expediente -los demás escritos, así como la
evidencia presentada por ambas partes- antes de revocar
parcialmente el dictamen del foro primario. De haberlo
hecho, hubiese notado que, aun ante la inobservancia del
tribunal de instancia de ciertas normas procesales, la CC-2019-0192 24
parte aquí recurrida no acreditó tener una marca válida
sobre la cual poder reclamar derechos propietarios.
En su demanda, la parte recurrida aludió a que la marca
y frase “Pet Friendly” había adquirido una significación
secundaria en el mercado puertorriqueño y que ésta “sirve
de referencia para dueños de mascotas sobre aquellos
lugares, ya sean públicos o privados, que las aceptan”.
Demanda, Ap. en la pág. 328. Así, la parte recurrida adujo
como carácter distintivo, y significación secundaria de su
marca, el mismo significado de la frase “pet friendly”. Tal
como hemos expresado anteriormente, en casos como el de
autos, la definición de una palabra o frase en el
diccionario resulta particularmente útil. En este sentido,
una búsqueda de esta frase en el diccionario que examinó
el foro primario devela que en el idioma inglés “pet
friendly” se define como el término que se utiliza para
describir un lugar que es apto para mascotas o donde se
pueda estar en compañía de éstas (traducción nuestra).13
Resulta un contrasentido alegar que la marca “pet friendly”
ha adquirido un carácter distintivo en el mercado y, al
mismo tiempo, esbozar como significación secundaria lo que,
a todas luces, es la definición primaria del término.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pet- friendly (última visita 1 de agosto de 2020). CC-2019-0192 25
Es decir, en su demanda, el matrimonio Corretjer-
Bedrosian indicó que el término “pet friendly” es un
referente para identificar los lugares que aceptan mascotas
y no así para distinguir los servicios que la señora
Bedrosian Heres ofrece de los provistos por sus
competidores. Ya hemos expresado que la significación
secundaria -diferenciación en el mercado a la que sólo
pueden aspirar las marcas descriptivas para alcanzar
protecciones marcarias- implica, necesariamente, que el
término remita al origen, al productor del bien o al
proveedor del servicio, y no al bien o servicio en sí.
Evaluada la totalidad del expediente ante nos,
concluimos que el término “pet friendly” es uno de carácter
genérico en este foro, Puerto Rico y, consecuentemente, es
incapaz de señalar una fuente específica de productos o
servicios. Tanto la demanda, como el resto del expediente,
se encuentran desprovistos de aseveraciones que tiendan a
demostrar que la marca es una descriptiva y que ésta ha
adquirido significación secundaria.
De igual manera, no podemos acoger la propuesta de la
parte recurrida de que dicho anglicismo no es conocido en
nuestra jurisdicción y, mucho menos, que sus circunstancias
son comparables con el uso de un término en un idioma poco
conocido en Puerto Rico -como lo es el tagalo- al emplearse
como marca de fábrica, así como con las repercusiones
jurídicas que esto suscitó. Véase Colón v. Carlos Martínez,
Inc., supra. CC-2019-0192 26
Por lo tanto, “pet friendly” describe el género o clase
de lugares que permiten la presencia de mascotas en sus
inmediaciones, en nuestra jurisdicción y en otras. Éste es,
entonces, el término coloquial usado en Puerto Rico para
identificar los servicios mismos para los cuales la parte
recurrida procura protección marcaria; entiéndase, lugares
o negocios donde se aceptan mascotas. Este hecho derriba
la contención de que dicha marca es descriptiva y, por ende,
susceptible de tal protección. Salvaguardar una marca
genérica e impregnarle exclusividad de uso privaría
inopinadamente a quienes proveen servicios parecidos de
utilizar la terminología que, en efecto, describe e informa
la categoría de sus servicios y productos al público
consumidor.
Vale destacar que en la propia demanda instada por el
matrimonio Corretjer-Bedrosian se empleó el término “pet
friendly” de forma genérica. Al describir las funciones de
la aplicación para teléfonos inteligentes creada por la
parte peticionaria, la parte recurrida indicó que ésta
procuraba asistir a los dueños de mascotas a “localizar
sitios ‘pet friendly’”. Demanda, Ap. en la pág. 332. En esa
ocasión, no utilizaron la frase como su marca propiamente,
sino como un indicador de los establecimientos en los cuales
se permite la presencia de mascotas. Como mencionamos
anteriormente, el uso genérico de la marca por parte del
dueño de ésta propende a evidenciar que la marca es una de
carácter genérico. CC-2019-0192 27
Recalcamos que una marca genérica no puede ser
apropiada por persona o entidad alguna ni será merecedora
de protecciones legales, independientemente si ha adquirido
o no significación secundaria. Por esta razón, no importa
cuánta prueba pudiera presentar la parte recurrida para
demostrar la alegada significación secundaria adquirida por
el término “pet friendly”, ello no sería suficiente para
conferirle las garantías de exclusividad solicitadas.
Si bien ya hemos determinado que la marca es una
genérica a la cual no le aplican las garantías provistas
por la Ley Núm. 169, estimamos pertinente examinar otros
asuntos presentados durante el pleito por la parte
recurrida que propugnan nuestra determinación. La parte
recurrida alegó que las promociones para el evento “Purina
Pet Friendly Week”, o “Purina Puerto Rico Pet Friendly
Week”, celebrado en el año 2016, incluyeron un logo similar
al de la marca “pet friendly” con la intención de usurpar
y diluir dicha marca en su significación secundaria. Lo
anterior, expresó la parte recurrida, pudo tener el efecto
de confundir al público y generar la impresión de que la
marca “Pet Friendly” y la frase análoga pertenecían a
Nestlé.
Empero, la demanda presentada por ésta, así como las
mociones subsiguientes, estaban desprovistas de alegaciones
específicas a los efectos de demostrar que la parte
peticionaria haya utilizado su logo o haya llevado a cabo
negocios o promociones no autorizadas bajo éste. Además, CC-2019-0192 28
las promociones de Purina siempre fueron acompañadas del
nombre de su marca con sus características distintivas. Es
decir, el logo usado para promocionar estas actividades
incluía como elemento el logo propio de la marca Purina,
por lo que no nos parece que se haya podido consumar la
alegada confusión en el consumidor. Si la mera posibilidad
de confusión no es suficiente para reclamar una infracción
a una marca, mucho menos puede serlo una mera alegación.
Por otro lado, la parte recurrida expresó en su demanda
que las acciones de la parte peticionaria la privaron de
oportunidades comerciales. No obstante, éstas no fueron
especificadas ni se sometió ningún tipo de evidencia con
relación a dichas oportunidades. Incluso, esto resulta más
relevante si se considera que la parte recurrida no acreditó
que el tipo de servicio provisto por la señora Bedrosian
Heres pueda catalogarse como una actividad comercial. Ésta
describe su quehacer como “identifica[r] o designa[r]
lugares o negocios en Puerto Rico donde se aceptan mascotas,
los cuales obtienen autorización […] para exhibir el logo
‘Pet Friendly’ en sus locales y promocionarse en las redes
sociales”. Demanda, Ap. en la pág. 328. Habida cuenta de
que la protección provista por el derecho marcario está
sujeta, precisamente, al uso de las marcas en el comercio,
resulta inconcebible que se invoque protección para un
calificativo de servicios que no se utiliza en el comercio.
Así, en ausencia de una marca válida, y a la luz de
la normativa aplicable del derecho marcario, es forzoso CC-2019-0192 29
concluir que la parte recurrida no expuso ni sustentó una
reclamación que justificara la concesión de un remedio.
V.
Por los fundamentos que anteceden, se revoca el dictamen
apelado y se desestima la demanda presentada ante el
Tribunal de Primera Instancia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sylvia M. Bedrosian Heres, Ian Corretjer Andino y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ambos compuesta
v. Núm. CC-2019-0192 Nestlé Purina Petcare, h/n/c Purina Puerto Rico; Lucianne Hernández Abril; Roadtrip Production, Inc.; Mónica D. Santa Rodríguez
SENTENCIA
Por los fundamentos que anteceden, se revoca el dictamen apelado y se desestima la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez concurre con el resultado sin opinión escrita.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo