Arribas & Associates, Inc. v. Santa Clara C. por A.

165 P.R. Dec. 781, 2005 TSPR 143, 2005 PR Sup. LEXIS 136
CourtSupreme Court of Puerto Rico
DecidedOctober 3, 2005
DocketNúmero: CC-2005-255
StatusPublished

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Arribas & Associates, Inc. v. Santa Clara C. por A., 165 P.R. Dec. 781, 2005 TSPR 143, 2005 PR Sup. LEXIS 136 (prsupreme 2005).

Opinion

El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite examinar la figura del registro de marcas sin uso previo y determinar si las mar-cas así inscritas están sujetas a un plazo de tiempo en el que deban ser utilizadas.

El 23 de abril de 1998 Arribas & Asociados, Inc. (Arri-bas) solicitó al Departamento de Estado de Puerto Rico que registrara a su favor la marca “Santa Clara” para agua mineral. En su solicitud, Arribas indicó que la marca no había sido utilizada en el comercio en Puerto Rico. Con-forme dispone la Ley de Marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 (10 L.P.R.A. sec. 171 et seq.) (Ley de Marcas), Arribas anejó una copia del diseño de la marca que se utilizaría.

Poco tiempo después, Santa Clara C. por A. (S.C.C.A.) solicitó al Departamento de Estado de Puerto Rico que re-[786]*786gistrara a su favor la misma marca con esencialmente el mismo diseño, también para agua mineral. Al igual que ocurrió con Arribas, S.C.C.A. indicó en su pedido que la marca no se había utilizado en el comercio en Puerto Rico.

Luego de ciertos trámites procesales, el Departamento de Estado examinó la solicitud de Arribas y determinó que podía proceder el registro, por lo que ordenó que se publi-cara un clisé de la marca Santa Clara en un periódico de circulación general. Arribas así lo efectuó y acreditó al De-partamento de Estado.

Así las cosas, el Departamento de Estado denegó la so-licitud de registro instada por S.C.C.A. Indicó que la Ley de Marcas prohíbe el registro de una marca ya inscrita o conocida que pertenezca a otro y se use en productos de las mismas propiedades descriptivas. Añadió que otra entidad (refiriéndose a Arribas) había solicitado previamente el re-gistro de la misma marca de fábrica.

Oportunamente, S.C.C.A. solicitó la reconsideración de la decisión. Poco después presentó una oposición al registro de la marca Santa Clara a favor de Arribas. Argüyó que era la dueña y creadora de la marca y diseño Santa Clara, por cuanto venía usándola para identificar sus botellas de agua mineral en la República Dominicana, país en el que está constituida como entidad legal hace más de diez años. Indicó que antes de presentar su solicitud de registro, ha-bía llevado su producto, con la marca adherida, a una feria de exposición de alimentos celebrada en Puerto Rico. Teo-rizó que allí Arribas se había enterado de la existencia de la marca y, aun sabiendo que tenía dueño, había intentado registrarla y apropiársela. Agregó que Arribas no había creado la marca y diseño de Santa Clara, y que jamás los había utilizado en lugar alguno.

Arribas replicó y expuso que el hecho de que S.C.C.A. fuese dueña de la marca Santa Clara en la República Do-minicana no constituía un impedimento para que Arribas efectuara el registro de la misma marca en Puerto Rico. Apuntó que a falta de uso o solicitud de registro previo a la [787]*787solicitud de Arribas, S.C.C.A. carecía de fundamento legal para oponerse al registro de la marca a favor de Arribas.

El Departamento de Estado consolidó las solicitudes y eventualmente citó a una vista de estado de los procedimientos. A partir de ese momento se inició un trá-mite procesal accidentado. Finalmente, en junio de 2003, y sin haber celebrado aún la vista administrativa en su fondo, S.C.C.A. solicitó la adjudicación sumaria del caso. Más tarde, y ante la negativa del Departamento de Estado de adjudicar sumariamente el asunto, S.C.C.A. renunció a su derecho a presentar evidencia en la vista administra-tiva y sometió el caso a base del expediente.

Tanto la solicitud de adjudicación sumaria como la su-misión por el expediente respondían a la contención de S.C.C.A. de que Arribas había perdido su derecho priorita-rio por no haber acreditado que había usado la marca. Alegó que, conforme a la propia Ley de Marcas y al Regla-mento de Procedimientos del Registro de Marcas del De-partamento de Estado de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4638, aprobado el 21 de febrero de 1992 (Reglamento Núm. 4638), una marca cuyo registro se ha solicitado bajo la mo-dalidad de intención de uso debía ser utilizada en un pe-riodo de cinco años.

No obstante los argumentos de S.C.C.A., y a recomen-dación del oficial examinador a cargo del caso, el Departa-mento de Estado emitió una resolución en la que declaró “sin lugar” la solicitud de registro y oposición presentadas por S.C.C.A., y ordenó el registro de la marca a favor de Arribas. Cabe notar que el oficial examinador concluyó, en-tre otras cosas, que no existía disposición legal alguna que requiriese que el solicitante de una marca la tuviese que utilizar dentro del término de cinco años. Señaló también que en virtud de la Ley de Marcas, el derecho a una marca se adquiere por el registro válidamente efectuado.

De esa determinación recurrió S.C.C.A. al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó al Departamento de Es-tado y expresó que, en vista de que S.C.C.A. había renun-ciado a presentar evidencia que demostrase que tenía me-[788]*788jor derecho que Arribas sobre la marca, sus contenciones habían quedado huérfanas de prueba que las apoyara.

Inconforme, S.C.C.A. acudió ante este Tribunal. Exami-nada la petición de certiorari, ordenamos a Arribas a com-parecer y mostrar causa por la cual no debíamos revocar el dictamen recurrido. Le invitamos a expresarse particular-mente sobre el término para utilizar en el comercio una marca cuyo registro se ha solicitado bajo el fundamento de intención de uso y las consecuencias de no usar la marca en ese tiempo. Arribas compareció y expuso que la Ley de Marcas no indica un plazo para utilizar una marca cuyo registro se ha solicitado sin uso previo, y que el Regla-mento Núm. 4638 dispone que en caso de un registro efec-tuado bajo esas circunstancias, la parte registrante cuenta con cinco años, a partir de la fecha de registro, para pre-sentar evidencia de uso “para su archivo”. Arguye Arribas que esa regla es inaplicable por cuanto no ha obtenido el registro de la marca ni la ha utilizado porque S.C.C.A. la ha mantenido ocupada con el litigio. Añade, además, que nada preceptúa esa disposición en torno a las consecuen-cias de no acreditar oportunamente el uso de una marca.

Ante las comparecencias de las partes, procedemos a expedir el auto y resolver.

HH I

Recientemente, en Arribas v. American Home, 165 D.P.R. 598 (2005), atendimos una controversia que también implicaba los derechos que Arribas alegaba tener sobre una marca que no había utilizado previamente. En aquella ocasión Arribas había logrado el registro en el Departamento de Estado de Puerto Rico de una marca que otra compañía ya había usado en Estados Unidos y que posteriormente fue registrada en la Oficina de Patentes y Marcas al amparo de las disposiciones federales sobre el asunto(1) Para resolver la controversia sobre la titularidad [789]*789de la marca, acudimos en primer lugar a la Ley de Marcas. Al analizar dicha ley, expresamos que las marcas se ad-quieren por su uso o por su inscripción en el Registro de Marcas del Departamento de Estado. Arribas v. American Home, supra, págs. 604-605; 10 L.P.R.A. sec. 171a. Añadi-mos que, según surge del texto e historial legislativo de la Ley de Marcas, se puede inscribir una marca aun cuando ésta no haya sido usada previamente en el comercio. Arribas v. American Home, supra, pág. 605.

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2005 TSPR 143 (Supreme Court of Puerto Rico, 2005)

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