Arribas & Assoc., Inc. v. Santa Clara C. Por A.

2005 TSPR 143
CourtSupreme Court of Puerto Rico
DecidedOctober 3, 2005
DocketCC-2005-0255
StatusPublished

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Arribas & Assoc., Inc. v. Santa Clara C. Por A., 2005 TSPR 143 (prsupreme 2005).

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Arribas & Assoc., Inc.

Recurrida Certiorari v. 2005 TSPR 143 Santa Clara C. Por A. 165 DPR ____ Peticionaria

Número del Caso: CC-2005-255

Fecha: 3 de octubre de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel III

Juez Ponente:

Hon. Rafael Ortiz Carrión

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Wilma I. Cadilla Vázquez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis R. Mellado González

Materia: Revisión de decisión administrativa emitida por el Departamento de Estado, División de Marcas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrida

v. CC-2005-255 Certiorari

Santa Clara C. por A.

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2005.

El presente recurso nos permite examinar la

figura del registro de marcas sin uso previo y

determinar si las marcas así inscritas están

sujetas a un plazo de tiempo en el que deben ser

utilizadas.

I.

El 23 de abril de 1998, Arribas & Asociados,

Inc. (en adelante Arribas) solicitó al Departamento

de Estado de Puerto Rico que registrara a su favor

la marca “Santa Clara” para agua mineral. En su

solicitud, Arribas indicó que la marca no había sido

utilizada en el comercio en Puerto Rico. Conforme

dispone la Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley Núm. 63 CC-2005-255 2

de 14 de agosto de 1991, 11 LPRA sec. 171 et seq. (en

adelante Ley de Marcas), Arribas anejó copia del diseño

de la marca que se utilizaría.

Poco tiempo después, Santa Clara C. por A. (en

adelante SCCA) solicitó al Departamento de Estado de

Puerto Rico que registrara a su favor la misma marca con

esencialmente el mismo diseño, también para agua mineral.

Al igual que ocurrió con Arribas, SCCA indicó en su

pedido que la marca no se había utilizado en el comercio

en Puerto Rico.

Luego de ciertos trámites procesales, el

Departamento de Estado examinó la solicitud de Arribas y

determinó que podía proceder el registro, por lo que

ordenó que se publicara un “clisé” de la marca Santa

Clara en un periódico de circulación general. Arribas

así lo efectuó y acreditó al Departamento de Estado.

Así las cosas, el Departamento de Estado denegó la

solicitud de registro instada por SCCA. Indicó que la

Ley de Marcas prohíbe el registro de una marca ya

inscrita o conocida que pertenezca a otro y se use en

productos de las mismas propiedades descriptivas. Añadió

que otra entidad (refiriéndose a Arribas) había

solicitado previamente el registro de la misma marca de

fábrica.

Oportunamente, SCCA solicitó la reconsideración de

la decisión. Poco después presentó una oposición al

registro de la marca Santa Clara a favor de Arribas. CC-2005-255 3

Arguyó que era la dueña y creadora de la marca y diseño

Santa Clara por cuanto venía usándola para identificar

sus botellas de agua mineral en la República Dominicana,

país en el que está constituida como entidad legal, por

espacio de más de diez años. Indicó que antes de

presentar su solicitud de registro, había llevado su

producto, con la marca adherida, a una feria de

exposición de alimentos celebrada en Puerto Rico.

Teorizó que allí Arribas se había enterado de la

existencia de la marca y, aun sabiendo que tenía dueño,

había intentado registrarla y apropiársela. Agregó que

Arribas no había creado la marca y diseño de Santa Clara

y que jamás los había utilizado en lugar alguno.

Arribas replicó y expuso que el hecho de que SCCA

fuese dueña de la marca Santa Clara en la República

Dominicana no constituía un impedimento para que Arribas

efectuara el registro de la misma marca en Puerto Rico.

Apuntó que a falta de uso o solicitud de registro previos

a la solicitud de Arribas, SCCA carecía de fundamento

legal para oponerse al registro de la marca a favor de

Arribas.

El Departamento de Estado consolidó las solicitudes

y eventualmente citó a una vista de estado de los

procedimientos. A partir de ese momento se inició un

trámite procesal accidentado. Finalmente, en junio del

2003, y sin haber celebrado aún la vista administrativa

en su fondo, SCCA solicitó la adjudicación sumaria del CC-2005-255 4

caso. Más tarde, y ante la negativa del Departamento de

Estado de adjudicar sumariamente el asunto, SCCA renunció

a su derecho a presentar evidencia en la vista

administrativa y sometió el caso a base del expediente.

Tanto la solicitud de adjudicación sumaria como la

sumisión por el expediente respondían a la contención de

SCCA que Arribas había perdido su derecho prioritario por

no haber acreditado que había usado la marca. Alegó que,

conforme a la propia Ley de Marcas y al Reglamento de

Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de

Estado de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4638, aprobado el

21 de febrero de 1992, una marca cuyo registro se ha

solicitado bajo la modalidad de intención de uso debía

ser utilizada en un periodo de cinco (5) años.

No obstante los argumentos de SCCA, y a

recomendación del oficial examinador a cargo del caso, el

Departamento de Estado emitió Resolución en la que

declaró sin lugar la solicitud de registro y oposición

presentadas por SCCA y ordenó el registro de la marca a

favor de Arribas. Cabe notar que el oficial examinador

concluyó, entre otras cosas, que no existía disposición

legal alguna que requiriese que el solicitante de una

marca la tuviese que utilizar dentro del término de cinco

(5) años. Señaló también que en virtud de la Ley de

Marcas, el derecho a una marca se adquiere por el

registro válidamente efectuado. CC-2005-255 5

De esa determinación recurrió SCCA al Tribunal de

Apelaciones. Dicho foro confirmó al Departamento de

Estado y expresó que, en vista de que SCCA había

renunciado a presentar evidencia que demostrase que tenía

mejor derecho que Arribas sobre la marca, sus

contenciones habían quedado huérfanas de prueba que las

apoyara.

Inconforme, SCCA acudió ante este Tribunal.

Examinada la petición de certiorari, ordenamos a Arribas

a comparecer y mostrar causa por la cuál no debíamos

revocar el dictamen recurrido. Le invitamos a expresarse

particularmente sobre el término para utilizar en el

comercio una marca cuyo registro se ha solicitado bajo el

fundamento de intención de uso y las consecuencias de no

usar la marca en ese tiempo. Arribas compareció y

expuso que la Ley de Marcas no indica un plazo para

utilizar una marca cuyo registro se ha solicitado sin uso

previo, y que el Reglamento dispone que en caso de un

registro efectuado bajo esas circunstancias, la parte

registrante cuenta con cinco (5) años a partir de la

fecha de registro para presentar evidencia de uso “para

su archivo”. Arguye Arribas que esa regla es inaplicable

por cuanto no ha obtenido el registro de la marca ni la

ha utilizado porque SCCA la ha mantenido ocupada con el

litigio.

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